小议审查意见中创造性的答复问题

文/集佳知识产权代理有限公司 王洪

我国专利法第二十二条的规定，发明具备创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。因此，发明要满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件，才被认为是具有创造性的发明。

根据审查指南规定：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。按此解释，我国专利法中创造性的标志之一“突出的实质性特点”的判断标准，实际上已经等同于“非显而易见性”标准。

此外，审查指南中还指出判断发明是否具有突出的实质性特点，通常可按照以下三个步骤进行，即三步法原则：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

然而，笔者认为提出上述三步法原则的出发点是为审查员对发明专利申请进行审查提供理论基础，也即为审查员审查申请文件的创造性提出了理论依据；虽然目前业界对于有关创造性审查意见的答复也普遍遵循此三步法原则，但是，由于权利义务的不同，权利人利用三步法原则进行有关创造性审查意见的答复时，就必须与审查员的角度有所不同，对此笔者有下述几点思考：

第一，笔者认为在确定最接近的现有技术时，应当首先确定技术领域，然后考虑技术问题和技术效果，最后确定技术特征，即应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。需要注意的是，“现有技术”与“最接近的现有技术”有着本质的区别：在申请日或优先权日以前公开的所有技术都可看作是现有技术；而如果技术领域不同，即使公开了发明的技术特征再多，那么也不能把它确定为发明的最接近的现有技术，因为在这种情况下，发明实质上可以认为是其他技术领域的现有技术的转用发明，而转用发明不适于采用三步法来判断其创造性。

第二，在实际情况中，笔者经常会遇到需要重新确定“技术问题”的情况。当审查员认定的最接近现有技术与申请人认定的不同时，审查员新认定的“区别技术特征”就会不同于申请文件说明书中所描述的本申请与现有技术的区别技术特征；因而，依据新认定的区别技术特征所确定的“实际要解决的技术问题”，也会与说明书中记载的要解决的技术问题不同。此时，在答复创造性的审查意见时，就要充分考虑审查员重新确定的最接近的现有技术，客观的分析对比文件和说明书中记载的现有技术到底哪个是真正的“最接近现有技术”，因为不同的最接近的现有技术就会导致确定出不同的区别特征，进而确定出不同的实际要解决的技术问题，确定发明具有创造性结论也会不同。此外，对于技术问题和技术特征的关系也可以从另外一个角度考虑：当解决的技术问题不同时，解决该技术问题所必要的技术特征也会不同；但当所有的必要技术特征都确定的时候，为了发明具有更高的创造性，有时候人为的改变了“实际要解决的技术问题”，这时候就要客观的根据该技术问题来重新确定不同的区别技术特征，这对于答复创造性的审查意见，往往具有更为有力的说服力。

第三，按照专利法规定，具备创造性的发明应当具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件；因此，理论上应当对这两个条件分别进行审查。但是笔者认为在实际情况中，“显著的进步”这一条件很容易满足，只要技术方案解决了一定的技术问题，即可认为该发明具有有益的技术效果，因此发明是

否具有创造性，重点是看其是否具有突出的实质性特点。

而目前，关于创造性的审查意见在判定要求保护的技术方案相对于最接近现有技术不具备突出的实质性特点时，往往采用多个对比文件结合，或者对比文件结合公知常识来说明，即要求保护的技术方案相对于多个对比文件结合后的技术方案、或对比文件结合公知常识的技术方案来说是显而易见的；因此，在答复此种创造性的审查意见时，只需论述多个对比文件的结合，或者对比文件结合公知常识不会对本申请要求保护的技术方案构成任何技术启示，即可有力说明其相对于最接近现有技术是非显而易见的；当然，在具体操作时会遇到多种多样的情况，在此笔者仅通过一个典型案例进行简要的分析：

申请文件要求保护的技术方案由A、B、C元件组合而成，B和C是螺纹连接；对比文件1公开了由A、

B、C元件组合而成的技术方案，对比文件2公开了B和C是焊接；

审查意见认为本申请要求保护的技术方案与对比文件1的区别技术特征是B和C的连接关系，而对比文件2公开了B和C的连接关系，虽然此链接关系为焊接，不同于螺纹连接，但是对于本领域技术人员来说，两种连接关系只是惯用手段的置换，属于公知常识，因而，判定申请文件要求保护的技术方案相对于对比文件1结合对比文件2的方案是显而易见的，其不具备突出的实质性特点；

此案笔者经过仔细分析后发现，对比文件2中虽然公开了B和C的连接关系，但是其技术方案由于受特定的环境所限，导致B和C之间的连接关系必须且只能是焊接，而非其他连接关系所能实现；所以，如果对比文件1和对比文件2的方案能够结合的话，则其结合后的技术方案只能是A、B、C组合，且B和C之间为焊接关系；而本领域技术人员了解，如果之前某一方案必须通过某种技术手段来实现，例如前述的焊接，而现在改进方案若想不依赖于前述技术手段，则必须付出大量的和长时间的创造性劳动，同时本领域普通技术人员也了解，螺纹连接要比焊接加工方便、使用灵活；由此可以很容易确定，本申请中B、C的螺纹连接与对比文件2中B、C的焊接并不是惯用手段的置换，是需要付出大量的和长时间的创造性劳动的，因而可以得出结论：对比文件1结合对比文件2的技术方案不会对本申请要求保护的技术方案构成任何技术启示，也即本申请要求保护的技术方案相对于对比文件1结合对比文件2的方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点；

由此例可以看出，对于创造性的评价要多方考虑技术特征在特定技术方案中所起的作用，以及所导致的技术效果，并不能将技术特征简单的结合即用来评价创造性。

除此之外，需要注意的是，在采用三步法来判断发明是否具有创造性时，是有一定的局限性的。在审查指南中确定发明实际解决的技术问题时规定，“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”，从这个意义上说，采用三步法通常只适用于改进发明的创造性的判断。而对于其他类型的发明专利，例如，开拓性发明，因其是一种全新的技术方案，在技术史上未曾有过先例，因而其不存在最接近的现有技术，也就无法采用三步法来对其创造性进行判断；还有组合发明，是将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术方案，以解决现有技术客观存在的技术问题；但因在对组合发明的创造性进行判断时，需要充分考虑组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持，也要充分考虑组合的难易程度，因而套用三步法对其创造性进行判断也是不适合的。此外，如转用发明、选择发明、要素变更的发明等等皆不适宜用三步法来判断其创造性。

当然，在科学技术高速发展的今天，很难有哪个领域的技术可以孤立的、不和其他技术领域的技术有交叉的单独存在，因而在目前的专利申请中，还是多以改进发明为主的；因此，采用三步法来判断发明是否具有突出的实质性特点，进而判断发明的创造性还是具有普遍意义的。

第二篇：答复审查意见

在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，审查员都要采用审查意见通知书的方式将实质审查意见告知申请人。如果专利代理人和申请人能针对审查意见通知书撰写出令人信服的意见陈述书，并修改出合格的申请文件，则申请就有可能在较短的时间内被授权，大大缩短了实质审查程序；相反，提交的意见陈述书未对审查意见通知书作出满意的答复，就势必加长实质审查程序，甚至会使有可能取得专利的申请导致驳回的结果。因此，如何答复审查意见通知书是专利代理人的一项基本功，对于专利代理人和申请人来说应当通过实践积累经验，加以提高。

一审查意见通知书简介

实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书 。

第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授予专利权的发明专利申请外，国家知识产权局专利局都必须发出第一次审查意见通知书。通常对于有授权前景的发明专利申请，第一次审查意见通知书在全面审查基础上指出专利申请文件存在的所有缺陷；而对于无授权前景的专利申请，第一次审查意见陈述书将充分论述该专利申请不能授予专利权的理由。由此可知，第一次审查意见通知书通常在审查意见通知书中最重要且内容最多。再次审查意见通知书是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的，往往是对第一次审查意见通知书的补充，由再次审查意见通知书可以更清楚地得知该专利申请的前景。

审查意见通知书由标准表格（通常又称作通知书扉页）和审查意见通知书正文两部分组成。在标准表格中给出实质审查所依据的文本、引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等，其中第一次审查意见通知书的标准表格中还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。在审查意见通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题，

必要时还给出专利申请文件的修改建议。

审查意见通知书对申请文件的总体倾向性意见可分为三大类。第一类是专利申请文件仅存在形式缺陷，这类专利申请明显有授权前景，通常只要按审查意见通知书对权利要求书和/或说明书进行修改就可授予专利权，以下简称肯定性结论意见。第二类是专利申请存在着不可克服的实质性缺陷，这类专利申请无授权前景，如果意见陈述书没有足够理由来改变审查员的观点，该专利申请将被驳回，以下简称否定性结论意见。第三类是该专利申请存在着实质性缺陷，需要根据专利申请的修改来确定其是否已消除这类缺陷，或者审查员对该专利申请的内容尚无把握的情况，通常此时将根据申请人在意见陈述书中所陈述的意见是否有说服力以及修改后的申请文件是否已克服缺陷确定可否授予发明专利权，以下简称不定性结论意见。

2. 专利代理人在答复审查意见通知书时的主要工作

专利代理人从收到审查意见通知书到在指定期限内提交意见陈述书和 / 或修改专利申请文件这一段时间内的专利代理工作主要包括下述几项： 阅读审查意见通知书、对审查意见通知书及其引用证据的分析、向委托人转达审查意见、专利申请文件的修改和撰写意见陈述书。

(1) 阅读审查意见通知书

阅读审查意见通知书时，专利代理人应当从下述三个方面去理解审查意见。

(i) 明确审查员实质审查后对该申请的总体倾向性意见。

前面已经指出审查意见通知书对申请文件的总体倾向性意见分成肯定性、否定性和不定性三类结论意见。因而，通过阅读审查意见通知书应当明确该审查意见通知书究竟属于哪一类，以便对不同类审查意见通知书采取不同的处理办法。

通常在阅读审查意见通知书时可从三个方面去了解该总体倾向性意见。首先从标准表格中第七栏（第一次审查意见通知书）或第六栏（再次审查意见通知书）中作出的选择来了解，其中第一个框相当于肯定性结论意见，第二个框相当于不定性结论意见，第三个框相当于否定性结论意见。

其次可根据审查意见通知书正文内容判断：如果审查意见通知书中仅指出实质性缺陷而未对申请文件作全面审查，由此未指出申请文件所存在的全部缺陷，通常这就意味着该专利申请的前景很可能被驳回；如果审查意见通知书既指出申请文件的实质性缺陷，又同时指出申请的形式缺陷，即指出申请文件的所有缺陷，则该倾向性结论意见通常应为不定性结论意见；如果审查意见通知书中仅指出申请文件的形式缺陷，甚至给出具体的修改建议，则属于肯定性结论意见。此外，审查意见通知书多半在正文结尾部分还会给出比标准表格第七栏或第六栏中更具体、更明确的倾向性结论意见。

(ii) 阅读重点放在审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上。

由于申请文件存在实质性缺陷将会导致专利申请被驳回，对专利申请能否授权的前景起决定性作用，因而在阅读审查意见通知书时应当十分重视所指出的实质性缺陷。此外，根据专利法第五十六条的规定，权利要求书是确定发明（包括实用新型）专利保护范围的主要依据，国家知识产权局专利局实质审查时的主要审查对象是权利要求书，因而应当将对权利要求书的评价作为阅读审查意见通知书的重点。

审查员除了在标准表格第六栏（第一次审查通知书）或第五栏（再次审查意见通知书）中给出对权利要求书和说明书的结论性意见外，在审查意见通知书正文部分对上述结论性意见逐条进行了具体分析，因而在阅读这部分时不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的

理由以及用来支持所述理由的证据（如评价权利要求无新颖性、创造性时所引用的对比文件）。

需要说明的是，如果在审查意见通知书中对某个从属权利要求并未指出其实质性缺陷，在这种情况下很可能是一种暗示：将此权利要求限定部分的技术特征补充到引用的权利要求中并将其改写成新的独立权利要求，就有可能取得专利保护。

(iii) 将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理。

为加快实质审查，除准备驳回的申请案，在第一次审查意见通知书中会对所有权利要求逐项进行评价分析，还会在该通知书正文中指出权利要求书所存在的形式缺陷以及说明书所存在的全部问题。 专利代理人在阅读审查意见通知书时应当将通知书中所指出的全部问题进行整理，加以归纳，最好列表；并仔细理解通知书中对这些问题所论述的理由，以便向委托人转达。此外，为避免在答复审查意见通知书时出现遗漏，可以在按照委托人的意见答复审查意见和修改申请文件时借助该所归纳、整理的问题表逐一核对，以保证在意见陈述中对审查意见通知书中指出的所有问题作出答复。

(2) 对审查意见通知书及其引用证据的分析

对于上述第一类肯定性结论意见的审查意见通知书来说，其涉及的问题基本上属于申请文件的形式缺陷，通常只需要针对通知书中指出的缺陷修改申请文件就可。但对于上述第二类否定性结论意见和第三类不定式结论意见的通知书，则需要仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确理解所指出缺陷的含义，以便在下一步转达审查意见时告知委托人，并能提出合理的建议。

目前，一部分审查意见通知书在指出申请文件存在缺陷时论述得比较具体，

此时只需要考虑通知书中的意见是否正确合理。但是，在不少审查意见通知书中仅仅笼统地指出其所存在的缺陷，而未具体说明理由，对于这种情况一定要结合申请文件本身的内容来理解通知书中指出的缺陷到底是什么原因造成的。例如，审查意见通知书指出申请文件中的权利要求未以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定，这可能有多种情况，一种是权利要求保护范围过宽，从而与说明书中给出的具体实施方式或实施例不相适应，另一种是指权利要求的技术方案未记载在说明书中，还有一种可能是将独立权利要求缺少必要技术特征或者权利要求未清楚限定发明的缺陷归属于权利要求未以说明书为依据，因此应结合申请文件的内容来判断通知书中所指出的缺陷属于哪一种情况。若通过分析尚不能理解通知书中指出缺陷的真实含义，最好能以电话方式请教一下审查员，以便能向委托人转达通知书的正确含义。

对于审查意见通知书中引用对比文件指出权利要求不具备新颖性、创造性的情况，则应当结合对比文件所披露的内容来理解审查意见通知书所作的具体分析，不仅要将通知书中列出的对比文件逐篇与本申请进行对比分析，还要将这些对比文件结合起来与本申请进行对比分析，尤其要将它们结合起来与通知书认为无新颖性、创造性的权利要求的技术方案进行对比分析（有关如何进行分析可参见稍后部分所作进一步说明），在此基础上考虑有无可商讨的余地，以便在下一步转达审查意见时告知委托人。

在上述正确理解审查意见通知书具体意见的基础上，应初步考虑一下可否通过修改申请文件来克服通知书中所指出的缺陷，以便在转达审查意见时告知委托人按照什么方向修改专利申请文件可为专利申请争取到比较有利的结果。

(3) 向委托人转达审查意见

在正确理解审查意见后，就应当尽快向委托人转达该审查意见。

对于肯定性结论意见的情况，在转达时可告知委托人通知书中所指出的缺陷

基本上都属于形式缺陷，不会影响到专利保护范围，通常应当按照通知书的要求作出修改。如果委托人不同意，认为这样的修改有可能导致缩小保护范围，应慎重考虑委托人的意见。此时若委托人的说法的确有道理，应帮助委托人作积极的争取；但多半情况是委托人对专利法及其有关知识不太了解，应当说服委托人最好按照审查意见修改申请文件，若委托人仍然坚持己见，就应当按照委托人意见办，不过需告知委托人这样做可能会出现不利后果（如拖长审批程序等）。

对于否定性结论意见的情况，通过对审查意见通知书（包括申请文件的内容和引用的对比文件）的仔细分析可能会出现四种情况：完全同意审查意见、基本同意审查意见、审查意见可以商榷和不同意审查意见。第一种情况是认为通知书的意见正确，该专利申请的确不符合专利法的规定，无授权前景，此时仅需要向委托人转达审查意见，为帮助委托人理解可以对审查意见作些具体补充说明，由委托人自行决定如何处理，千万不要向委托人提出一些不妥当的建议，至多告知委托人若不同意上述审查意见时需要提出足够的、有说服力的理由。第二种情况是认为通知书所指出的实质性缺陷有一定道理，但通过修改申请文件能克服所指出的实质性缺陷，在这种情况下除了向委托人转达审查意见并对审查意见作补充说明外，还应当向委托人指出申请文件的修改方向，供委托人修改参考，在此同时还应当要求委托人在修改申请文件后从技术角度提供其所作修改可消除通知书指出的实质性缺陷的理由，以便答复时能说服审查员。第三种情况认为审查意见中提出的实质性缺陷是否存在值得商榷，也就是说认为审查意见通知书中所论述的申请文件存在实质性缺陷的全部或部分理由并不充分，有可能通过争辩改变审查员的观点。在这种情况下，应当向委托人说明存在这种可能，但对此并没有足够的把握。如果通过争辩取得成功，则专利申请有可能在一定程度上取得保护；但是若此时的争辩不能说服审查员而又未及时修改专利申请文件，则有可能会招致驳回专利申请，至少会延长审批程序。从而，请委托人确定如何作出答复。第四种情况是认为通知书中指出的实质性缺陷实际上并不存在（例如通知书中认为该申请可享受优先权而错误地引用了优先权日和申请日之间公开的外国专利文件来否定该申请的新颖性和/或创造性时），对于这种情况，在转达审查意见时应向委托人详细说明专利代理人自己的观点和具体分析意见，以供委托人在确定本

申请案后续处理方案时与通知书中的意见作对比，从而作出合理的决断。需要说明的是，采用第四种转达意见方式时应当十分慎重，通常只有在十分有把握确认审查意见错误的情况下才提出，否则应当按照前面提到的第三种情况来对待。

对于不定式结论意见的情况，通过对审查意见通知书（包括申请文件的内容和引用的对比文件）的仔细分析,可能出现三种情况：同意或基本同意审查意见、审查意见可以商榷、不同意审查意见。在向委托人转达审查意见时，采取的作法总体上与否定性结论意见情况相近，但又不完全相同。对于完全同意或基本同意审查意见通知书中指出的实质性缺陷的情况，除了转达审查意见和对审查意见作补充说明外，还向委托人指出申请文件的修改方向，希望委托人参考审查意见对申请文件进行修改，并说明修改的申请文件如何消除了通知书所指出的实质性缺陷，其中对基本同意审查意见的情况还应告知委托人，若按照审查意见修改会导致保护范围过窄，而未完全按照审查意见修改会导致延长审批程序，请委托人作出抉择。对于审查意见可以商榷的情况，可类似于否定性结论意见那样，向委托人指明审查意见中哪些意见可以商榷，并说明为何存在争辩成功的可能，当然由于对此没有足够的把握，应告知委托人作出上述争辩的利弊，以供委托人作出决断时参考。对于不同意实质审查通知书中所指出实质性缺陷的情况，则可以类似于否定性结论意见情况那样转达审查意见和详细说明专利代理人自己的观点和具体分析意见，以供委托人在确定本申请案后续处理方案时与通知书中的意见进行比较，从而作出合理决断。当然，对后一种转达方式只有在十分有把握确认审查意见错误的情况才采用。

前面说明了向委托人转达审查意见的一般原则，但对于不同的申请案来说，由于具体情况的差别需要采用不同的转达方式，尤其是不同意审查意见通知书中所述意见的情况，在这方面专利代理人应当通过实践不断积累经验。

对审查意见通知书的答复有期限要求，第一次审查意见通知书的答复期限是自收到该通知书之日起四个月，再次审查意见通知书的答复期限是自收到该通知书之日起两个月。由于不按期答复会导致专利申请被视为撤回，因此在转达审查

意见通知书时应当要求委托人尽早给出答复处理的意见，通常对第一次审查意见通知书可将其答复期限届满前一个月作为指定委托人返回意见的期限，而对中间审查意见通知书，可定为答复期限届满前半个月。

(4) 专利申请文件的修改和撰写意见陈述书

在收到委托人对于答复审查意见通知书的指示后，就要着手答复审查意见阶段中的最重要的一项工作，根据委托人的指示修改专利申请文件和撰写意见陈述书。

委托人对有关专利申请文件修改的意见主要有三类：

(i) 不同意修改申请文件，并论述了不修改申请文件的理由（即认为原申请文件不存在通知书中所指出的实质缺陷）；

(ii) 给出申请文件修改方向，委托代理人代为修改专利申请文件；

(iii) 给出专利申请文件的具体修改意见，甚至给出具体的修改文本。

对于后两类情况，不论其仅给出修改方向还是给出具体修改建议，都可能有三种情况。其一是该修改与专利代理人先前所作的分析基本一致，此时就按照委托人的指示完成申请文件的修改即可。其二是该修改就专利代理人来看，仍未克服原通知书中指出的缺陷，或者新修改的申请文件出现了新的问题（如修改超范围或未针对通知书指出的缺陷进行修改等），此时若时间尚许可的话应当再与委托人最后交换一次意见，一方面说明该修改文本有可能仍未被接受的原因，另一方面告知这样修改极有可能延长审批程序，甚至会导致驳回。其三是该修改就专利代理人来看修改得过多而导致权利要求的保护范围过窄，此时在时间许可的条件下也应当与委托人最后交换一次意见，告知其这样修改容易被授权，但在专利保护范围上会丧失一些权利，请委托人最后确定。需要说明的是，在后两种情况

下，再次交换意见后委托人仍坚持己见，则专利代理人应当遵照委托人的意愿进行修改和答复。

对于不同意修改申请文件的指示来说不可能出现最后一种情况，因而只有第一和第二种情况。当上述意见与专利代理人先前所作分析基本一致，则只需要在意见陈述书中充分论述不修改申请文件的理由。当委托人意见中所陈述的理由尚不能说服专利代理人时，在时间来得及的情况下应当告知委托人这样可能仍不能说服审查员，并具体说明原因，请委托人考虑是否对申请文件作适当修改，否则极有可能被驳回，若委托人仍坚持此意见时，请委托人进一步论述理由，以便为陈述意见作好准备。

在完成申请文件修改后，立即根据修改后的申请文件提交意见陈述书。对于基本上按照通知书的意见修改申请文件的情况，意见陈述书比较简单，只要指出在哪些地方根据通知书的哪些意见作了相应修改，必要时简要说明一下这样修改的文件如何消除了通知书中指出的实质性缺陷。但对于未完全按照通知书的意见进行修改的情况，尤其是完全不同意通知书中所指出的实质性缺陷时，就应当认真撰写意见陈述书，将重点放在论述新修改的申请文件怎样消除了原通知书所指出的实质性缺陷，或者将重点放在论述原申请文件不存在通知书中所指出的实质性缺点的理由。

对于如何修改专利申请文件以及如何起草意见陈述书将分别在后面作更具体的说明。

(5) 审查意见通知书答复期限的监视

在此，需要强调的是一定要注意审查意见通知书的答复期限，逾期不答复将会导致专利申请被视为撤回。

因此，在向委托人转达审查意见通知书后就应当监视审查意见通知书的答复

期限。对于第一次审查意见通知书期限届满前二十天、再次审查意见通知书期限届满前十天尚未收到委托人的指示意见时，就应当紧急用电话或传真通知委托人，要求他在一到三天内以传真方式返回指示意见，以确保不耽误审查意见通知书答复。如果在期限之内得不到委托人的指示，在征得委托人同意的情况下，应当办理延期手续。如果延期届满之前仍然未得到委托人的指示，则在维护委托人最大利益的前提下，对专利申请作出主动处理。处理的方式可以是仅在期限届满日当天提交意见陈述书而不对申请文件作实质性修改或者提出会晤请求，然后立即与委托人联系以明确下一步工作如何进行。当然此时也可暂时不答复审查意见通知书，待国家知识产权局专利局发出视为撤回通知书之后，向委托人转送视为撤回通知书，根据委托人的指示再决定是否提出恢复权利请求。

3. 对审查意见通知书所指出的几类主要实质性缺陷的处理

鉴于审查意见通知书中所指出的形式缺陷基本上不涉及发明专利权的保护范围，通常只要按照通知书的要求进行修改即可，因此这里仅就如何对通知书所指出的主要几种实质性缺陷进行处理作一说明。

(1) 专利申请缺乏新颖性和/或创造性

审查意见通知书中最经常遇到的是发明专利申请缺乏新颖性和/或创造性。这类审查意见通知书的总体倾向性意见有两种。一种认为整个专利申请没有新颖性和/或创造性，从而专利申请根本无授权前景；另一种认为该专利申请应当对独立权利要求作进一步限定，缩小其保护范围，以使其相对于现有技术具有新颖性和创造性。这两种总体倾向性意见或者会导致专利申请驳回，或者会涉及专利申请保护范围的宽窄，这都将直接关系到委托人的权益。因而对这类审查意见通知书必须要仔细阅读，认真分析，帮助委托人对专利申请文件作出合适的修改，尽可能为委托人争取获得专利保护或取得更宽的专利保护范围。

一般来说，在遇到这类审查意见时可以按下述步骤进行处理。

(i) 逐篇分析审查意见通知书中引用的对比文件，尤其是最接近的对比文件。

审查员判断发明专利申请是否具备新颖性和/或创造性的主要依据是通知书中所引用的对比文件，仔细研读对比文件是深入理解审查员观点的基础。

在研读对比文件时，首先判断这些对比文件是否为本申请的申请日或优先权日之前已公开的现有技术 ；对于作为抵触申请的对比文件是否在本申请案的申请日或优先权日之前向国家知识产权局提出专利申请且已公布，或者在本申请案的申请日或优先权日前提出国际申请并已进入中国和公布，或者其优先权日早于本申请案的申请日或优先权日。如果对比文件不属于上述情况，则通知书中以这些对比文件来评述本申请的新颖性和/或创造性是不妥的，这可作为争取更宽保护范围或取得专利权的突破口，以此为基础进行争辩极有可能取得成功。接着分析这些对比文件的领域是否与本申请案的领域相同、相近或相关，本领域技术人员在解决本发明的技术问题时是否会去了解该对比文件所属领域现有技术的现状。

然后，逐篇研读上述在时间上符合要求且领域相同、相近或相关的对比文件，理解分析上述对比文件所披露的技术内容，将它们分别与本申请进行对比分析，尤其是与权利要求的技术方案进行对比分析，必要时可以列表进行对比分析，看看其究竟披露了本申请或权利要求中的哪些技术特征，而本申请或权利要求的哪些技术特征还未被该对比文件披露。只要还存在未被披露的技术特征就说明本申请或权利要求相对于该篇对比文件具有新颖性。

(ii) 将几篇对比文件结合起来进行分析比较。

将本申请或权利要求与各篇对比文件分别对比通常只能得出本申请或权利要求具有新颖性的结论，而一项专利申请要取得专利权仅具备新颖性是不够的，

还必须满足创造性的要求。因此，专利代理人在逐篇分析审查员列出的对比文件后，还应当将几篇对比文件结合起来进行分析，判断本领域技术人员根据这几篇对比文件得到本申请所披露的技术方案（尤其是权利要求所要保护的技术方案）是否显而易见，以确定这些技术方案相对于现有技术是否具有突出的实质性特点和显著的进步，从而得出本申请和权利要求是否具备创造性。

首先从通知书中列出的对比文件中排除掉作为抵触申请的对比文件，在余下的那些在本申请的申请日或优先权日之前公开的对比文件中选择出本发明的最接近对比文件，将其与本申请的技术方案（尤其是独立权利要求所要求保护的技术方案）进行对比，以确定哪些是本申请与最接近对比文件共有的技术特征，还有哪些技术特征未在该最接近对比文件中披露。在此基础上进一步分析这些未被最接近现有技术披露的技术特征是否在其他对比文件中披露或者是本领域技术人员在解决其相应技术问题时的公知常识。若在其他对比文件中披露，进一步分析这些技术特征在该对比文件中所起作用与其在本发明解决相应技术问题中所起作用是否相同，以判断该对比文件是否给出将这些技术特征与最接近现有技术结合起来而得出本申请技术方案的启示，即判断本领域技术人员在面对所述技术问题时是否有动机利用该对比文件所披露的技术特征来改进最接近现有技术以获得所要求保护的发明。对于这些未被最接近现有技术披露的技术特征，如果既未在通知书中列出的那些申请日或优先权日前公开的对比文件中披露或虽在其中一篇对比文件披露而未给出结合成本申请技术方案的启示，又不属于本领域技术人员的公知常识，则本申请的技术方案相对于通知书中列出的对比文件具有创造性。

此外，还可以从本申请相对于最接近对比文件解决了长期以来渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题，本申请相对于最接近现有技术来说克服了技术偏见，本申请相对于最接近的现有技术取得了预料不到的技术效果以及本申请相对于现有技术来说由于其所采用的技术手段而获得商业上的成功等角度来分析本申请的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，从而说明本申请具有创造性。

(iii) 应当将权利要求的技术方案与对比文件作对比分析。

在将本申请与对比文件作对比分析时，不仅要将说明书中的具体实施方式与对比文件进行对比分析，更应当将权利要求的技术方案、尤其是独立权利要求的技术方案与对比文件进行分析对比。

由于权利要求书是判断侵权时确定专利保护范围的依据，专利法第二十二条中所规定的新颖性和创造性是针对权利要求的保护范围而言的，因而审查意见通知书中主要评价权利要求有无新颖性和创造性。因此，专利代理人和申请人在分析本申请的新颖性和创造性时，仅将说明书中的具体实施方式与对比文件进行分析对比是不够的。说明书中的具体实施方式相对于对比文件有新颖性和创造性，只能说明该专利申请有授权前景，并不能证明权利要求书中的技术方案、尤其是独立权利要求的技术方案具有新颖性和创造性。因此，专利代理人还必须要分析原权利要求、尤其是原独立权利要求是否具有新颖性和创造性，以便确定是否修改原独立权利要求。

例如，有一件申请案，说明书中描述了一种飞机用的三层密封玻璃窗，从而解决了现有技术中飞机用两层密封玻璃窗在温度变化剧烈时热应力使其容易破碎这一技术问题。但该申请的权利要求中文字描述不当，无法区分其所限定的技术方案为三层密封玻璃窗还是两层密封玻璃窗，从而审查意见通知书中引用了一篇两层密封玻璃窗来否定独立权利要求的新颖性及其从属权利要求的创造性。在这种情况下，专利代理人和申请人不应当仅将对比文件与说明书中披露的三层密封玻璃窗进行分析对比，得出三层密封玻璃窗有创造性的结论，更要将该篇对比文件与原权利要求书中要求保护的技术方案（尤其是独立权利要求的技术方案）进行对比分析，得出独立权利要求无新颖性的结论。从而可确定应当修改原独立权利要求。切不可因为该对比文件是两层密封玻璃和说明书中具体实施方式为三层密封玻璃窗就认定两者有本质不同而不修改独立权利要求。

(iv) 在分析基础上修改专利申请文件和撰写意见陈述书。

将本申请、尤其是将独立权利要求与对比文件作分析对比之后，就要确定是否修改申请文件以及如何修改申请文件。

如果不同意审查员的意见，即认为独立权利要求相对于通知书中引用的对比文件具有新颖性和创造性，则可以不修改权利要求书，而此时必须在意见陈述书中充分论述原独立权利要求相对于这些对比文件具有新颖性和创造性的理由。例如，通知书中承认该专利申请可享受优先权，但却引用了申请日和优先权日之间公开的对比文件来否定独立权利 要求的新颖性或创造性，此时可在意见陈述书中说明该对比文件不能作为本申请的现有技术来否定新颖性和创造性，并论述原独立权利要求相对于通知书中引用的其他几篇对比文件具有新颖性和创造性的理由。

若同意或部分同意通知书中的意见，如原独立权利要求不具备新颖性和创造性，则应当考虑修改该独立权利要求，例如将通知书中未作评述的从属权利要求上升为独立权利要求，或者将说明书中的一些可使申请具有实质性特点的技术特征补充到独立权利要求中去以对其保护范围作进一步限定，或者将说明书中记载的、与原独立权利要求具有单一性的方案改写成新的独立权利要求，从而使新修改的独立权利要求符合新颖性和创造性的规定，并在此同时对说明书中发明内容等部分作相适应的修改。在提交新修改的专利申请文件同时，应当在意见陈述书中论述新修改的独立权利要求相对于通知书中引用的对比文件具备新颖性和创造性的理由。例如，在前面所述的飞机上的密封玻璃窗申请案，不仅应当在意见陈述书中论述本专利申请的三层密封玻璃窗相对于通知书中引用的有关两层密封窗的对比文件和其他对比文件具有新颖性、创造性的理由，还应当修改原独立权利要求，补充反映三层密封玻璃窗的结构特征，从而使限定的技术方案相对于通知书引用的对比文件具有新颖性和创造性。

如果通过分析，不仅认为原独立权利要求及其所有的从属权利要求无新颖性

和/或创造性，而且说明书中也没有任何可使申请具有突出实质性特点的内容，在这种情况下通常就没有修改专利申请文件的必要，也无需向委托人建议修改申请文件，向委托人转达和说明审查意见后由委托人自行决定该申请案如何处理。此时，如果委托人提出了专利申请文件的修改方案，则应当根据委托人的指示尽可能在意见陈述书中论述新修改的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由。

(2) 权利要求书未以说明书为依据

当审查意见通知书指出权利要求书未以说明书为依据这一实质性缺陷时，首先应当弄清得出此结论的具体理由是什么，是指权利要求的保护范围相对于说明书具体实施方式部分披露的内容限定得过宽还是该权利要求的技术方案未记载在说明书中。只有这样，才能有针对性地修改专利申请文件和作出答复。

对于权利要求限定范围过宽的情况来说，主要有三种。第一种是说明书中仅给出一至两种具体结构而在权利要求中将这一、二种具体结构概括为用功能限定的技术特征。在这种情况下主要考虑现有技术中是否还有多种对本领域人员来说是公知的、能实现该功能的其他具体结构，如果还能列举出多种现有技术中的其他具体结构，而且本发明的改进之处并不在于实现该功能的具体结构，而是具有该功能的技术特征与其他技术特征之间的结构关系、连接关系或相互作用关系，就可以在意见陈述书中对上述情况作出分析说明，指出所采用的功能性限定方式符合审查指南第二部分第二章第3.2.1节的规定：“如果所属技术领域的技术人员可以合理的预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或者明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式”，因此上述功能性限定未超出说明书公开的范围，满足专利法第二十六条第四款“权利要求书应当以说明书为依据”的要求，从而为委托人争取一个较宽的保护范围。如果不能举出现有技术中还存在能实现同样功能的其他类似结构（尤其在说明书中只给出一种具体结构时），或者该技术特征能实现的功能就是本发明实际要解决的技术问题，就应当告知委托人，最好对此功能性技术特征作进一步限定，使其与说明书中的具体结构相适应，

从而克服权利要求书未以说明书为依据这个实质性缺陷。对于权利要求书中出现功能性限定的技术特征、在说明书中已给出多种（如3至5种）能实现此功能的具体结构情况，有一些通知书中仍然认为说明书不支持权利要求，此时应当一方面说明无法用结构特征对说明书中的多种具体结构进行概括，而只能采用功能性限定，由此说明采用功能性限定比结构特征概括更为恰当，另一方面应当强调本发明改进之处并不在于实现该功能的具体结构，而是具有该功能的技术特征与其他技术特征之间的结构关系、连接关系或相互作用关系，从而说明这种功能限定也符合审查指南第二部分第二章3.2.1节的规定。

第二种是权利要求中对某一技术特征采用了上位概念或者并列选择概括（即在一组相当多数量的化合物、组合物、材料中作出选择），而在说明书中仅给出少数几个下位概念的实施例或其中少数几种化合物、组合物、材料的实施例，从而认为权利要求概括的保护范围过宽。在这种情况下，应当考虑本发明在解决技术问题时是否利用了这些下位概念的共性或者所列出的所有化合物、组合物、材料的共性。只有在利用共性的情况下，才可以不修改权利要求，而在意见陈述书中具体说明本发明是如何利用该共性来解决技术问题的，即从它们的共性来说明这样的概括没有包含“作出推测、而其效果又难于预先确定和评价的内容”，以此说明没有理由来怀疑该上位概括或者并列选择概括所包含的所有方式都能解决发明所要解决的技术问题，并能得到相同的技术效果，因而这样概括的权利要求得到说明书的支持。否则就应当修改权利要求，将那些不具有解决该技术问题所需性质的下位概念或化合物、组合物、材料等排除在该权利要求的保护范围之外。

第三种是权利要求中将某一技术特征限定在一个宽的数值范围，而说明书中并未给出足够的、与该数值范围相适应的数值点。通常对于一个较宽的数值范围，应当在说明书中给出该数值范围两端值附近和中间部分的数值点。当说明书中仅给出两端值附近的数值点时，就必须要能说明对本领域技术人员来说该技术特征的数值范围是一个较窄的数值范围，只有在意见陈述中的陈述能使审查员接受此观点时才可以不修改该权利要求，否则应当按照说明书中给出的数值点来重新限

定权利要求的保护范围。

权利要求的技术方案在说明书中未记载的情况多半是针对从属权利要求指出的。在这种情况，主要判断该权利要求所限定的技术方案本身是否清楚、完整。如果是清楚、完整的，就可以将其补充到说明书发明内容部分的技术方案中或者说明书的具体实施方式中，例如说明书对某材料说明为导热性能好的材料，但给出了一个实施例为铝，而在权利要求书不仅在一个从属权利要求中将其限定为铝，还在另一个从属权利要求中将其限定为铜，由于后一从属权利要求以铜作为优选的技术方案本身就是一个清楚、完整的技术方案，因此就可将此内容直接补入说明书中即可，从而消除了权利要求书未以说明书为依据的缺陷。如果将权利要求中记载的内容补入说明书中，为支持该权利要求尚需要补入其他在原说明书中未记载的内容，则认为简单将此权利要求的文字补入说明书中仍不能克服这一实质性缺陷，此时最好将此从属权利要求删去。例如原说明书中对某一技术特征为氯、溴、碘的三个实施例，此时独立权利要求将该技术特征限定为卤族元素通常是允许的，若此时一项从属权利要求进一步将该技术特征限定为氟，则此优选技术方案由于未记载在说明书中而未以说明书为依据，在这种情况下通常在说明书中补充了以氟代替氯后，实施例中的一些具体参数也会发生变化，而这些在原说明书中未记载，因而此时最好将此从属权利要求的技术方案删去，或者改写成以氯、溴或碘为优选的技术方案。

当然，通知书中指出权利要求未以说明书为依据还可能是其他情况，尤其还有可能是审查员所用法律条款欠准确造成，若经分析后确实不属于以上两种情况时，最好能打电话向审查员了解其引用该法律条款的确切含义，以便有针对性地作出修改和答复。

(3) 独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征

对于独立权利要求缺少必要技术特征这个实质性缺陷来说，首先应当弄清楚审查员认为哪一个或哪一些是应当写入独立权利要求的必要技术特征，在此基础

上分析没有这个或这些技术特征能否解决说明书中所写明的本发明要解决的技术问题。如果能够解决，就可以不修改独立权利要求，并在意见陈述书中说明本发明没有这个或这些技术特征仍能解决说明书中所写明的技术问题，并且应当充分论述不包含这个或这些技术特征的技术方案如何也能解决所述技术问题。

通过分析，如果缺少这个或这些技术特征的确不能解决说明书中所写明的要解决的技术问题，第二步要考虑该缺少必要技术特征是否是由于原说明书将所要解决的技术问题写得过高或过多而造成的。如果发现解决的技术问题写得过高或过多，则可以考虑对其进行改写，使其与独立权利要求的技术方案相应，而将其他要解决的技术问题作为本发明从属权利要求技术方案进一步带来的有益技术效果。此时也需要在意见陈述书中论述改写说明书要解决的技术问题后，独立权利要求的技术方案如何克服通知书中所指出的这个实质性缺陷。

通过分析确实认为独立权利要求缺少解决其技术问题的必要技术特征的，还可能有两种情况。一种是应补入的技术特征是该独立权利要求所限定的保护客体必定包含的，但由于其与本发明技术方案所要解决的技术问题无直接关系，在采用两部分格式撰写独立权利要求将其省略了，因而委托人会认为没有必要补入独立权利要求中去。实际上写入独立权利要求并不影响其保护范围，在这种情况下没有必要坚持不写入独立权利要求，所以最好劝说委托人同意将该技术特征补入到独立权利要求中去。但是，通知书指出存在这种情况的缺陷多半因为在从属权利要求进一步限定了这个本领域技术人员所公知的技术特征，这样一限定就意味着其直接或间接引用的独立权利要求可以不包含该技术特征，因而在通知书中指出该缺陷。此时可能的修改方式之一是仅仅删去该从属权利要求，而另一种修改方式是在删去该从属权利要求后又将此技术特征补入到独立权利要求中去，但无论采用哪一种修改方式，其独立权利要求的保护范围实质上基本相同。另一种情况是缺少的必要技术特征是本发明的关键改进之处，此时应当告知委托人在修改权利要求书时将这些技术特征补入到独立权利要求中去，以克服通知书中指出的实质性缺陷，否则将有可能导致专利申请被驳回。

(4) 权利要求未清楚限定保护范围

目前审查意见通知书中指出权利要求未清楚限定发明的情况还是经常可以遇到的。

按照审查指南第二部分第二章第3.2.2节的规定，权利要求书应当清楚包括每一项权利要求书应当清楚和构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚两个方面。而对每一个方面又包含不少内容，例如对每一项权利要求应当清楚来说，又包括类型清楚和确定的保护范围清楚，而造成所确定的保护范围不清楚又可能由各种不同原因造成的，因此在收到这类通知书时，需要正确理解通知书中所指出的权利要求不清楚到底是指哪一种，其又是由于什么原因造成的，从而才能有针对性地分析通知书中的意见是否正确，以及针对权利要求书中所存在的上述缺陷进行修改。

至于独立权利要求不清楚来说，一类属于文字表达不清，这通常不影响独立权利要求保护范围，对于这种情况，若有可能可以采用与审查员电话讨论（或者用会晤）的方式具体商讨在文字上如何作修改以克服此缺陷。另一类不清楚则有可能导致权利要求保护范围的缩小，例如前面所提到飞机密封玻璃窗，审查员也可能会以该独立权利要求未清楚地限定为三层密封玻璃窗为由发出审查意见通知书，此时在对该独立权利要求修改时就应当考虑如何增加较少的技术特征，一方面使其能反映密封窗三层的结构以克服所指出缺陷，另一方面又为委托人争取较宽的保护范围。第三类是原独立权利要求的文字表达错误，未能正确表述其技术方案而导致权利要求不清楚，这种情况下即使不修改权利要求而被授权也不能使发明得到有效保护，因此应当与委托人仔细研究，根据说明书中记载的内容对独立权利要求作出正确的限定，以清楚表述独立权利要求的保护范围。此外，独立权利要求不清楚还有一些是非实质性的形式缺陷造成的，只要克服这些形式缺陷即可，例如：依靠附图标记对权利要求的技术特征作具体限定时，只要在保留该附图标记的同时在其所说明的技术特征前将其所限定的内容写上即可；出现了使保护范围不清楚的括号，则根据括号中的内容是对该权利要求的进一步限定还

是作解释性说明进行修改，前者仅删去括号而保留括号中的进一步限定的内容，后者将括号连同括号中的内容一起删去。

造成从属权利要求保护范围不清楚的情况，多半是由于该从属权利要求引用关系不当造成的，例如其在限定部分作进一步限定的技术特征在其所引用的权利要求中未出现，或者其与所引用的权利要求为并列技术方案等，这种情况只需对其引用部分作出修改即可。另一种从属权利要求不清楚是其进一步限定的技术方案不完整造成的，例如将与该技术方案相关的技术特征写到该从属权利要求的从属权利要求中，此时只需将两从属权利要求限定部分合并在一起，改写成一个新的从属权利要求即可。当然，从属权利要求也可能出现前面所提到的独立权利要求不清楚的几种情况，其修改方式也大致相同，不再作重复说明。

需要说明的是造成权利要求不清楚的情况多种多样，很难列举全，因此对这类实质性缺陷一定要弄清楚是什么样的问题造成的，然后作出针对性的修改。对于通知书中未明确说明是由何原因造成的不清楚、或者通知书中虽指出权利要求中哪些地方不清楚但仍不知道如何修改可克服此缺陷的情况，最好能通过电话与审查员交换意见，以便修改后的权利要求能消除此缺陷。

5) 说明书未充分公开发明

对审查意见通知书中几类实质性缺陷的处理--说明书未完全公开说明:

在这次专利法及其实施细则修改之前，审查指南将专利法第二十六条第三款有关说明书不清楚的情况分为两类：一类是该说明书不清楚、完整，以于至所属技术领域的技术人员不能够实现，即说明书未充分公开发明的情况；而另一类仅仅为说明书文字表达不清楚，可以通过修改说明书克服此缺陷。而这次修改专利法实施细则时，在其第十八条第三款中规定说明书应当用词规范、语句清楚，从而将上述第二类情况归属于不符合专利法实施细则第十八条第三款，从而专利法第二十六条第三款仅仅涉及说明书未充分公开发明。

说明书未充分公开发明必将导致专利申请被驳回。如果认为专利申请说明书未充分公开发明，则这些未充分公开的内容不能补入到说明书中去，因为这些内容的补入必将导致说明书的修改超出了原说明书和权利要求书的记载范围，不符合专利法第三十三条的规定。

因此，对于这种审查意见，必须认真对待，进一步理解原说明书中所描述发明专利申请的内容，力求说明本领域的技术人员根据原申请文件记载的内容能够实现该发明。除此之外对于审查意见通知书中所指出的应当在说明书中作详细描述而并未记载在说明书中的内容，还可以争辩其属于本领域技术人员的公知常识，因而无需在说明书中加以详细说明。此时，最好能给出证据证明这一点，例如：教科书、技术手册、技术词典中已对上述内容作了明确的记载，以便说服审查员改变观点。此外，还可以争辩上述内容已经记载在说明书中所引证的在本申请的申请日前已公开的非专利文件或外国专利文件中或者在本申请的公开日前已公开的中国专利申请文件或中国专利文件中，但是由于审查指南第二部分第二章第2.2.6节规定了“对于那些就满足专利法第二十六条第三款的要求而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体的内容补入说明书中，因此在作上述争辩时，还应当将上述明确引证的具体内容补入到说明书中，并且在意见陈述书中说明上述补入说明书的修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围，因为按照审查指南第二部分第二章第2.2.3节的规定，应当认为本申请说明书中已记载了所引证文件的内容。相反，如果审查意见通知书中所认为应当详细描述而并未记载在说明书中的内容不属于上述三种情况，也不能从原申请文件记载的内容确定，则本申请的前景极有可能会由于说明书未充分公开发明而导致驳回。

这里，还需要提醒一点的是，在审查指南第二部分第二章，明确规定，说明书中提到的在申请日前尚未公开的外国专利申请文件或即将出版的杂志等出版物中所披露的内容以及说明书中提到的在本申请的公开日之后才公开的中国专利申请文件所披露的内容不能作为本申请公开的内容。如果审查意见通知书中认

定这些内容属于本申请应当公开的内容时，不能在认定这些内容是本发明应当公开内容的前提下仅以说明书已提到这些专利申请文件或杂志作为本申请已公开这些内容的理由，而应当在意见陈述书中充分论述本领域技术人员根据说明书中记载的内容就能实施本发明，即不需要知道这些专利申请文件或杂志所披露的内容也能实施本发明，只有这样才有可能说服审查员改变观点。

导致审查员得出专利申请存在说明书未充分公开发明这一实质性缺陷的情况是多种多样的，例如说明书文字表达不清楚（包括打字错误、翻译错误、使用术语不规范等），审查员对背景技术理解不够，审查员尚未正确理解发明等。

对于说明书文字表达不清楚来说，这实际上属于前面所提到的不符合专利法实施细则第十八条第三款的情况，此时除了修改说明书以克服上述文字表达错误或不清楚之处外，应当在意见陈述书中论述这样的修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围（参见下面所述的第7种对审查意见实质性缺陷的处理）。

至于审查员对背景技术理解不够而得出未对某技术内容作出清楚描述以致认为说明书未充分公开的情况，应当在意见陈述书中作出澄清性说明，由此说明本领域技术人员根据说明书中的技术内容结合本领域技术人员的公知常识就能理解该发明，并能将其实施。当然，在这种情况下，也很有可能是因为说明书中文字表达不确切而使审查员未理解发明，此时最好同时对说明书的文字作澄清性修改，这样更便于审查员改变观点。

（6) 申请属于智力活动的规则和方法

对审查意见通知书中几类实质性缺陷的处理--智力活动的规则和方法:

审查指南除了将智力活动的规则和方法本身（如交通行车规则、字典编排方法、游戏规则和方法、乐谱和棋谱、信息表达方法）归为不能授予发明和实用新型专利权的客体之外，还明确规定： 如果一项权利要求，除其主题名称以外，

对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，也不应当被授予专利权。（此处可结合审查指南第二部分第一章进行说明）

鉴于此，对于这类审查意见通知书，仅仅争辩该权利要求本身不是智力活动的规则和方法，并不能说服审查员。还必须在意见陈述书中说明这项权利要求虽然涉及智力活动的规则和方法，但是不仅其主题名称本身不是智力活动的规则和方法，而且该权利要求的全部内容中还包含有不属于智力活动规则和方法的技术特征，由此来证明该权利要求不属于专利法第二十五条规定的不能授予专利权的智力活动和方法。

目前指出存在该实质性缺陷的通知书多半是针对涉及计算机程序的申请作出的。对这样一类通知书进行答复时，不应当认为涉及计算机程序的发明不适用此判断原则，而应当参照审查指南第二部分第九章的有关内容去争辩，结合该项权利要求的具体内容说明在对其主题名称进行限定的全部内容中，除涉及智力活动的规则和方法的内容外，还包含有不属于智力活动规则和方法的技术特征，因此不属于审查指南第二部分第九章第3节之（1）中所规定的情况，因此不应当排除其获得专利权的可能性。

按照20xx年7月1日起开始实施的审查指南第二部分第九章的规定，对于这类涉及计算机程序的发明专利申请，审查意见通知书中还可能以涉及计算机程序的发明专利申请未解决技术问题、或者未利用技术手段、或者未获得技术效果为理由认定其不属于专利法实施细则第二条第一款规定的技术方案，从而不属于专利保护的客体。在这种情况下，应当在意见陈述书中指出将该计算机程序应用到最接近的现有技术中是为了解决技术问题，在计算机或相应设备中通过运行计算机程序对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的手段，由此产生有益的技术效果，参照审查指南第二部分第九章第3节之（2）中的四个实例说明其属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案，因此属于专利保护的客体。

(7) 专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围

对于通知书中指出的独立权利要求之间缺乏单一性的缺陷，应当通过分析该两独立权利要求之间有无相同或相应的特定技术特征来确定它们是否符合单一性的规定。

如果通过分析，尤其根据通知书中引用的对比文件进行分析后，多项独立权利要求之间确实没有相同或相应的特定技术特征，就应当考虑接受审查员的意见，将其中一项独立权利要求或几项彼此间具有相同或相应特定技术特征的独立权利要求保留下来，而删去不满足单一性要求的其他独立权利要求。如果委托人还要保护这些删去的独立权利要求，则应当尽早（最迟在收到本申请授权通知书之日起办理授权登记手续的两个月期限届满之前）提出分案申请。

如果通过分析，认为这些独立权利要求之间具有相同或相应的特定技术特征，则可以不修改权利要求书，而在意见陈述书中具体论述这些独立权利要求相对于通知书中引用的对比文件具有相同或相应的特定技术特征，尤其在具有相应特定技术特征时要具体说明它们之间为什么相应。例如对同类独立权利要求来说，可指出这些技术特征分别在它们的独立权利要求中对其要解决的技术问题来说起到相同或相近的作用，而对不同类独立权利要求来说，可以指出后一项独立权利要求中相对于现有技术作出贡献的技术特征正是针对前一项独立权利要求中对现有技术作出贡献的技术特征所采取的相应技术措施，由此证明这些技术特征是相应的特定技术特征。

（8） 对于通知书中指出的独立权利要求之间缺乏单一性的缺陷，

应当通过分析该两独立权利要求之间有无相同或相应的特定技术特征来确定它们是否符合单一性的规定。

如果通过分析，尤其根据通知书中引用的对比文件进行分析后，多项独立权

利要求之间确实没有相同或相应的特定技术特征，就应当考虑接受审查员的意见，将其中一项独立权利要求或几项彼此间具有相同或相应特定技术特征的独立权利要求保留下来，而删去不满足单一性要求的其他独立权利要求。如果委托人还要保护这些删去的独立权利要求，则应当尽早（最迟在收到本申请授权通知书之日起办理授权登记手续的两个月期限届满之前）提出分案申请。

如果通过分析，认为这些独立权利要求之间具有相同或相应的特定技术特征，则可以不修改权利要求书，而在意见陈述书中具体论述这些独立权利要求相对于通知书中引用的对比文件具有相同或相应的特定技术特征，尤其在具有相应特定技术特征时要具体说明它们之间为什么相应。例如对同类独立权利要求来说，可指出这些技术特征分别在它们的独立权利要求中对其要解决的技术问题来说起到相同或相近的作用，而对不同类独立权利要求来说，可以指出后一项独立权利要求中相对于现有技术作出贡献的技术特征正是针对前一项独立权利要求中对现有技术作出贡献的技术特征所采取的相应技术措施，由此证明这些技术特征是相应的特定技术特征。

对于通知书中指出独立权利要求缺乏新颖性或创造性后又指出并列从属权利要求之间无单一性的情况，若同意通知书中对独立权利要求的评价时，就要考虑从属权利要求之间单一性的问题。通常应当首先与委托人商讨两个并列从属权利要求的技术方案在本申请中何者更为关键，即何者在本申请中更起到核心作用，此时可以将起到核心作用的从属权利要求改写成独立权利要求，而将另一项从属权利要求改写成新独立权利要求的从属权利要求。如果两者是并列的技术方案而不存在依从关系，或者两者的技术方案对本申请来说同等重要，就可以如同前面处理独立权利要求之间无单一性那样来处理该两从属权利要求之间的单一性问题。

需要说明的是，对于单一性来说，不同审查员的判断标准不一定完全相同，因而在不同意审查员观点时最好能与审查员进行电话讨论或会晤，以便直接与审查员交换意见。