承包人要学会借助政府行政主管部门的行政执法力量，争取在行政机关的干预下，与发包人协商解决拖欠的工程款。当然，工程欠款作为民事纠纷，从法律上来说，行政机关是无权做出强制性还款处理的，其最终的解决渠道还是司法救济。因此，对于恶意拖欠的债务人，债权人必须通过法律途径果断提起诉讼，并针对工程欠款案件的特点，灵活运用诉讼技巧和策略，达到实现债权的目的。本文拟结合办案实践，对此作些初步探讨。一、利用诉讼时效中断的规定，保证承包人的诉权诉讼时效又称消灭时效，在我国现行民事立法上是指对在法定期限内不行使权利的权利人，使其丧失诉权的法律制度。我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效期间为两年，从当事人知道或者应当知道权利被侵害之日起计算。同时还规定，诉讼时效因提起诉讼、当事一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。实践中，由于工程欠款拖的时间一般都比较长，承包人在两年的诉讼时效期间内一般不可能不催要工程款，但是由于部分承包人缺乏法律意识，没有保留自己提出要求、主张权利的证据，而导致其起诉因为过了两年的诉讼时效而被法院驳回。因此，为了保证承包人的诉权，承包人必须保留每次向发包人催要欠款的证据，比如对方接受催款函的回执、邮政快递的签收回执等。此类证据提交后，可以起到认定诉讼时效中断的作用，从而保证债权人的诉权。在诉讼时效即将届至，而承包人又没有上述诉讼时效中断的证据时，也可以对催款函进行公证送达，以保证承包人争取时间从容起诉。

二、诉讼前争取与发包人签署还款协议，减轻诉讼难度人民法院受理工程款清欠案件的案由是建设工程施工合同纠纷，在此类案件的审理中，发包人有可能提出诸如工程延期、工程质量、工程量大小、竣工验收等各种问题作为抗辩理由。这对于承包人而言，要承担驳斥对方抗辩的较大的举证责任。而在起诉之前，承发包双方在协商时，一般双方的对立情绪相对较小，发包人往往表示“欠帐不赖帐”，甚至主动表示愿意订立还款计划。若出现此种情况，承包人且勿认为

这是发包人给自己画饼充饥，而应抓住时机，力争在双方已确认事实的基础上和发包人签署还款协议。这样，不仅达到了通过主张工程欠款而发生诉讼时效中断的目的，而且，在发包人逾期不还款时，承包人即可依据还款协议通过督促程序向法院申请支付令，如果发包人在收到支付令后15日内不提出书面异议，承包人就可以申请法院强制执行。如果发包人提出了书面异议，则承包人可直接以还款协议作为起诉依据，从而可以把复杂的建设工程施工合同纠纷转化为一般的债权债务纠纷，大大降低了承包人的举证责任，减轻了诉讼难度。当然，在取得了还款协议的情况下，承包人也完全可以视具体情况，不通过督促程序而直接以还款协议向人民法院起诉发包人。

三、注意优先受偿权的行使期限

建设工程的优先受偿权是我国合同法第二百八十六条赋予承包人的一项权利。它指的是，在发包人逾期不支付价款的情况下，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。为了增强承包人优先受偿权的可操作性，20xx年6月最高人民法院公布了《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。同时规定了建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。在承包人享有优先受偿权的6个月的期限内，即使银行等债权人享有该工程的抵押权和其他债权，但承包人仍可依据司法解释就工程价款优先于银行和其他债权人的抵押权和债权进行受偿。这大大增加了承包人债权实现的概率。而如果承包人丧失了优先受偿权，则即使发生承包工程拍卖，承包人也只能在银行等债权人就抵押权的范围内优先受偿之后，才能和其他债权人按照各自的债权比例分割剩余的拍卖价款。实践中，很多承包人因怠于行使权利而丧失优先受偿权的教训可谓深刻。因此，对于承包人而言，注意优先受偿权的6个月行使期限是极为重要的。

四、起诉的同时应申请财产保全财产保全是指人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，根据对方当事人的申请或者在必要时主动裁定，对一方当事人的财产采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他办法。财产保全是保证判决顺利执行的有效措

施。许多拖欠工程款的案件执行不能到位都是由于发包人没有财产可供执行，或者发包人已将名下的财产转移出去，从而造成执行不能。为了给将来胜诉后的执行工作打下坚实的基础，承包人必须未雨绸缪，算在敌先，在起诉之前通过各种途径和办法，摸清发包人的财产线索，在向法院递交起诉状的同时，递交财产保全申请书，申请对已初步摸清的发包人的银行帐户、土地、房产、车辆、持有的股权等进行财产保全。为了保证财产保全的成功，承包人一是要提供发包人财产的详细线索，二是要及时向法院提供担保。对于情况紧急，不立即申请财产保全会使承包人利益受到难以弥补的损害的，承包人可以在起诉前向人民法院先申请诉前保全并提供

担保。这种情况下，人民法院会在48小时内做出保全裁定，承包人则应当在采取保全措施后15日内及时向人民法院办

理起诉手续。

五、如果存在工程分包，可将转包人、分包人和发包人一并列为被告尽管政府三令五申，但在建筑市场上层层转包、违法分包的现象仍屡禁不止，这些违法分包合同虽然从法律来说是无效的。但是如果对实际施工人要求支付工程款的请求不予支持，那么这些工程款纠纷案件的最终受害者往往是进城务工的农民工。为了保证农民工的合法权益，20xx年10月最高人民法院公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》明确规定，即使建设工程施工合同无效，但只要建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，仍应予支持。因此，在工程已经竣工验收合格的情况下，实际施工人是完全有权请求支付拖欠的工程款的。从诉讼技巧上而言，为了尽快帮助法庭查清案情，实际施工人在提起诉讼时，可将转包人、分包人和发包人一并列为案件被告。这样，有助于在庭审中查明工程款的支付情况和资金流向，通过转包人、分包人和发包人的相互质证与答辩减轻实际施工人的举证责任。尽管按照司法解释的规定，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任，但实际施工人这么做，并不会因此加大诉讼成本，承担额外责任，相反，有助于加快诉讼进程，加大实现债权的概率，因此是完全可行的。

六、工程量存在争议时，应及时申请工程量的鉴定许多实际施工人在签订分包合同时，由于处于急于拿活的弱势地位，往往不敢在合同条款上讨价还价，甚至有的是先干了活再说。这样，在纠纷发生时，大大增加了实际施工人的举证难度。许多狡猾的分包人在收到发包人的工程款后也会以与实际施工人并无明确约定为由，拼命压低对实际施工人的工程价款或拒不认帐。出现这种情况时，实际施工人应尽量提供施工过程中形成的签证等书面文件，来证明实际发生的工程量。若仍不能确定，则应及时向法院申请对其实际施工的工程量进行工程造价鉴定。为了保证鉴定的准确性，避免分包人提出异议，所有的实际施工人应联合起来对共同分包的工程量同时鉴定，以准确区分和界定各实际施工人的工程量，减少争议。

七、及时申请强制执行按照我国民事诉讼法的规定，申请人民法院强制执行的期限，双方或者一方当事人是公民的为一年，双方是法人或者其他组织的为六个月。前款规定的期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。因此，在人民法院的判决结果生效后，承包人应及时申请强制执行。即使此时并没有发现发包人的财产线索，承包人也应在申请执行期限内，及时向法院提出，以保护自己的申请执行权，避免因执行申请超过期限而人民法院不予受理。在申请执行中，承包人还应注意及时申请续保的问题。按照有关司法解释的规定，人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过两年。因此，承包人应当区别原财产保全的对象，及时申请续保。在执行中，承包人也可以视情况接受对方提出的执行担保，并注意取得新闻舆论的支持，利用各地清欠工程款的政策和氛围，督促发包人及时还款。

第二篇：知识产权诉讼策略与技巧

知识产权诉讼策略与技巧 ............................................................................................................... 1

中国应对美国启动IPR争端解决机制的对策 .............................................................................. 25

企业专利侵权之应对策略 ............................................................................................................. 32

知识产权诉讼策略与技巧

在激烈的市场竞争中，先进技术成果、经营诀窍、知名品牌成为经营者在市场经济大潮中赢得竞争优势并获取巨大商业利润的利器。与此同时知识产权案件呈逐渐增多的趋势，许多法院受理的知识产权纠纷逐年上升，如20xx年江苏省法院受理知识产权纠纷比19xx年增长了55.4%，北京法院受理的知识产权案件比19xx年增长了42%，上海法院受理的知识产权案件比19xx年增长了16%。20xx年1月至2月北京法院受理的知识产权案件比2000同期增长了300%。 20xx年上半年，全国法院新收知识产权案件2991件，比20xx年同期相比上升24.99%，其中著作权案件上升66.60%，专利权案件上升29.13%，技术合同纠纷案件上升31.29%，商标权案件上升12.10%。 知识产权纠纷数量不断攀升的趋势日益引起法学界、经济学界和社会媒体的广泛关注，如何利用知识产权诉讼策略也成为企业和律师关注的问题。

对一般人来说，诉讼是维护自己权益的手段；对高明的律师来说，诉讼是一门艺术；对现代企业来说，诉讼是企业管理战略中的重要组成部分。

诉讼不仅仅可以打击侵权者、违约者，还可以起到杀一儆百之功效；诉讼不仅仅可以制止和打压竞争者，还可以化敌为友，扩大同盟；诉讼不仅仅可以在维护固有利益方面起作用，还可以吸引公众的注意，提高企业或产品的声誉，取得良好的社会相应。如果一家企业能够充分利用诉讼策略，尤其是知识产权方面的诉讼，对企业的管理大有裨益。

在知识产权诉讼过程中，原告与被告是攻守双方，每方都可采用一些诉讼策略，下面简要介绍原、被告的诉讼策略。

一、知识产权诉讼中原告的诉讼策略

原告是为了保护自己的民事权益，以自己的名义向人民法院提起诉讼，从而引起民事诉讼程序发生的人，也就是说原告是民事诉讼程序的启动者。原告在决定提起诉讼之前，必须考虑以下问题：是否应当提起诉讼？起诉谁？采用刑事诉讼、民事诉讼还是行政诉讼？以什么理由提起诉讼？什么时候提起诉讼为最佳时机？在哪里提起诉讼？在诉讼过程中是边谈判边打还是一直打到底？

1、是否起诉

诉讼本身是一件很重要的事情，有些诉讼直接关系到企业的存亡，因此《证券法》第60条规定上市公司遇到涉及公司的重大诉讼事项，应当在中期报告中记载并予公告。即使案件的重要性还没有达到影响企业发展的程度，是否提起诉讼都应谨慎从事。因为诉讼本身毕竟是一项耗费巨大的活动，它不仅仅需要一定的经济支出，这些支出中既包括应当正当支出的部分，在司法环境不纯洁的地方不可避免还包括相当的交际成

本；除了经济方面的支出之外，当事人还需要相当的耐性，知识产权案件相对比较复杂，审理期限比较长，即使在美国这种发达国家中，有关知识产权的案件审理期限在十几年也并不稀奇；另外，我国传统文化中具有浓厚的厌诉情结，在许多人眼中，诉讼意味着双方关系的破裂，在无形之中增加了诉讼的成本。这些有形和无形的成本都是在决定是否起诉前应当仔细考虑的。在实践之中，因为存在这些诉讼的不利因素，许多企业在处理许多事情时，只要事情没有达到一定的严重程度，一般都不会诉诸法院，即使在诉讼过程中，双方也往往营造比较融洽的气氛，进行协商争取和解。

当然，对于那些涉及重大利益的事情，企业不能妥协退让。100多年前，德国伟大的法学家耶林曾疾呼“为权利而斗争”，认为权利斗争是权利人自己应当尽到的一种义务，他认为提起诉讼，往往不是因为实际上的利益，而是基于权利感情，即不是单单要讨还标的物，而是要主张自己应有的权利，诉讼对你，不是单单利益问题，而是名誉问题，即人格问题。因此，他非常欣赏和赞扬英国人愿为区区一便士之微而付出十倍以上的金钱，与加害人从事斗争。 耶林老先生发起的“为权利而斗争”的号角，成为法学界津津乐道的话题，也符合现实生活中有些人为了获得某种说法而不计代价的社会心理。但对于企业来说，企业是典型的以盈利为目的的实体，是一种典型的“经济人”，只要诉讼这种行为所获得的收益大于潜在的成本，它就不会实施。因此，企业作出是否诉讼的决定前，还当权衡再三。

许多诉讼，尤其是知识产权方面的诉讼，往往能够引起社会的广泛关注，

成为公众的焦点话题，因此诉讼可以作为销售策略中的一个有机组成部分，这种诉讼所取得的效果甚至比投入大量金钱对产品进行宣传的效果更好。日本人比较擅长这一招。日本的汽车在全世界都非常有名气，但是摩托车在全球市场所占的份额则相对较少，尤其是在我们中国，日本摩托车的知名度更小。日本摩托为了挤占中国市场，在进军中国市场之前，首先通过提起侵权之诉的形式，在中国营造气氛。它首先起诉中国摩托车侵犯其外观设计专利。它们提起诉讼的时机选在我国入世之前而在DVD事件之后，这一期间公众和媒体本身就对知识产权问题特别关注，DVD事件更被认为国外企业向我国企业知识产权问题开刀的标志，日本厂商提起的外观设计专利案件引起了媒体的广泛关注，也让它们赚足了公众的注意力。公众在注意该案件的同时，结合日本产品在公众中的良好形象，无形之中就会在头脑中产生日本摩托应该也是不错的产品。“日本摩托”这种概念借着这场诉讼，轻而易举地在公众中形成了，这种效果比投入大量的广告费产生的效果好的多。在“日本摩托”的概念形成之后，日本某摩托车厂商为了进一步突出其商标，于20xx年底向北京法院提起诉讼，诉称我国某摩托车厂商的产品侵害其商标，索赔1000万人民币。许多媒体对该案进行跟踪报道，这些报道从另一方面看是在为该企业做免费的广告，而且这种效果比纯粹的广告好的多。也许该案最终是否胜诉并不是该日本厂商最关心的，能够引起社会的关注则是它最关心的，这种诉讼成为企业营销方式中重要的组成部分。

有些厂商没有充分估计诉讼可能产生的社会效应，提起诉讼的结果是在无形之中帮助了其竞争对手扩大其声誉。例如，名人掌上电脑与商务通

掌上电脑在争夺市场老大地位的过程中，商务通就在这方面吃了点亏。商务通擅长市场经营，它率先打出“手机、CALL机、商务通一个也不能少”广告用语，并不惜工本的进行广告轰炸，这种广告使得消费者形成一种“商务通即掌上电脑”“掌上电脑即商务通”的概念，使得商务通在短短几年之内就占据了大部分市场份额。名人掌上电脑虽然是中文掌上电脑的先驱，并且具有独树一帜的技术优势，但因为产品推销方式和策略落后使得其销售额远远落后于商务通。名人在与商务通争夺市场领头羊地位的过程中，祭出了价格战之旗，并在推销过程中，采取与商务通性能价格等进行比较的方式。在我国目前，比较广告本身是不允许的，因此商务通向法院提起诉讼。虽然商务通在法院判决结果上并没有吃亏，但名人借此机会，利用媒体追踪报道案件的过程中，吸引了公众的注意，并将自己的技术优势完全表达出来了。这场诉讼反而帮助了名人反攻盟主地位。

有些诉讼，明知最终要失败，为了特定目的还是要毫不犹豫地提起。例如，在IT行业中，“芯片”生产厂商是最赚钱的，而英特尔公司则是电脑芯片生产商中的霸主，全世界88%的服务器上都内置英特尔处理器，它在我们中国更处于绝对霸主地位。据报道，该公司每年在我国因为产品定价高于欧美市场而获得5亿美元的额外收益，这种额外收益就远远超过了微软在中国的年销售额――2亿美元。 英特尔的霸主地位正受到我国台湾地区陈文琦率领的威盛公司的冲击。19xx年，PC行业制定新标准，威盛公司以PC133标准对抗英特尔Rambus标准，并一战成功。英特尔公司坚持的Pambus标准，要求所有的内存厂家要更换生产线，

这是动辄几十亿美元的投资。当时的内存速度是100Mhz，号称PC100标准。威盛公司顺水推舟地推出了PC133标准。按此标准，厂家不用更换设备即可继续生产下一代内存，并配合威盛公司芯片组的使用。因为生产成本的降低，芯片的价格也比英特尔的低，英特尔的芯片报价是每片40美元，而威盛公司芯片的报价只有25美元。从此，威盛公司的芯片组产品供不应求，迅速成为全球第四大IC设计公司，19xx年威盛公司PC133标准成为市场主流技术；20xx年DDR266内存规格的推出，也成为新一代内存规格的主流。英特尔公司显然不会善罢甘休，它要想方设法扭转这种局面，至少要阻止这种趋势的继续发展。诉讼就成了英特尔公司拖垮对手的法宝，英特尔有8000多项专利，随便挑几条来告别人，是轻而易举的事情。历史上，Cyrix公司的5X86、6X86系列CPU都曾给英特尔造成过直接威胁。而英特尔的应对办法非常简单，就是诉讼。虽然被威盛收购的Ｃｙｒｉｘ公司就曾经５次和英特尔对簿公堂，而且每次都取得了胜利，但是该公司的市场经营却毫无建树。所以有业内人士指出，诉讼其实是英特尔牵制竞争对手的营销策略之一。这次它同样祭起屡试不爽的法宝。本来曾经形成真空地带的P4CPU芯片组，因为威盛P4X266芯片组提前英特尔的i845芯片组三个月推出，使得P4CPU有成为市场主流产品的可能。而就在这个关键时刻，威盛接到了英特尔的一纸诉状。接下来的反应说明了英特尔的成功：台湾前三大主机板厂商均对生产P4X266芯片组的主板保持了低调。而这三大主机板生产商生产的主板大约占全球主板产量的40％以上。如此一来，英特尔在时间上拖住了威盛，为随后推出i845芯片组赢得了时间。 这三个月对于存

在著名的莫尔法则 的微型芯片行业来说，是非常宝贵的。虽然最终是以英特尔在诉讼上的失败告终，但赢得了市场，使得威盛公司在20xx年第三季度的纯利润和收入分别从20xx年同期的７０００万美元和２．９亿美元下降到２５００万美元和２．２６亿美元。虽然威盛公司赢了官司，但是却拖累了市场份额的占有 。

从以上的分析可以看出，对于一起纠纷是否应当提起诉讼，不仅仅要考虑该案胜败的可能性、该案可能的成本与收益，还要从企业发展战略的角度来考虑。

2、起诉谁

诉讼与打仗相似，需要根据不同的情形和对象采取不同的策略，而目标的确定则是这些策略中重要的一部分。如果法律关系比较单一，谁对我构成知识产权违约，谁侵害了我的知识产权，一眼就可以看清楚，那么诉讼对象比较容易确定。如果法律关系盘根错节，当事人情况复杂多变一时难以梳理，应当起诉谁这个问题则需要仔细斟酌。

如果有多人共同实施侵权行为，例如集团制造假冒产品，从法律上来说，这些人需要承担连带责任，那么只要起诉其中几个人作为被告，如果他们败诉他们将承担全部的损失，因此只要将几个“有钱人”作为被告，他们能够保证判决得到履行就可以了。当然，将全部人起诉到法院也可以，但这种作法要承担一定的风险：一方面如果法院不能将司法文书送达其中一些人，必然要公告送达，公告期达60天，延长了诉讼周期，增加了时间成本；另一方面，将全部人作为共同被告起诉到法院，在诉讼过程中需要对这些人实施侵权行为承担相应的举证责任，增加了举证

责任的难度。

如果多人同时实施侵权行为，例如多人分别制造假冒产品，因为他们彼此之间并没有意识联络并且各自独立完成侵权行为，因此权利人只能将他们分别起诉到法院。当然，这里也可根据不同情况采取相应对策。如果其中有侵权重点对象，那么应当将其作为重点“照顾对象”，采取《三十六计》上所谓的“擒贼擒王”之计，而且一旦起诉一定要达到胜诉的效果，这样可以起到杀鸡警猴之功效。如果对重点对象起诉的证据尚不充分，或者因为种种原因，对重点对象起诉有诸多不便，可以采用毛主席倡导的“农村包围城市”，即先起诉一些障碍小的，这是《三十六计》上的“打草惊蛇”之计，它可起到敲山震虎的作用，向所谓的重点对象发出警告，自己不会纵容这种行为继续进行下去，否则将诉诸法律手段。

3、诉讼过程中应当注意的策略

诉讼本身是一些列活动的集合，每一步都可能影响到案件的最终结果。下面这些方面值得在诉讼过程中引起注意。

第一，在诉讼中要善于“借刀杀人”。兵书说“敌已明，友未定，引友杀敌，不自出力，以《损》推演。” 意思是说在敌人已经明确，而盟友对主战的双方尚持徘徊观望态度之时，要善于借用盟友的力量打击敌人，自己的主力即可避免遭受损失。在知识产权诉讼中，经常会遇到一些自己难以啃掉的硬骨头，在这种情况下，要善于借“刀”以“杀”之，这把刀主要是指公权力。外资企业在保护其知识产权的活动中，例如在打击制假、售假过程中，就很喜欢借用工商行政机关这把“刀”。我国工商行政机关机构健全、执法人员众多、职权比较集中，他们查处侵犯

知识产权行为的能力远远强于任何个人和企业。这些企业等工商行政机关对知识产权侵权者作出处罚之后，再直接依据这种处罚决定向人民法院提起民事诉讼，胜诉自然是水到渠成！在知识产权保护过程中，还可以借用刑事司法机关这把“刀”。大部分知识产权，如著作权、专利权、商标权、商业秘密，都规定了刑事责任。在追究刑事责任的时候，大多数是公诉案件，即由公安机关对案件进行侦查、预审，由检察机关代表国家向人民法院提起公诉。公安机关内设有经侦大队，专门负责经济案件的侦查，他们收集证据的能力显然是其他个人或者企业所不能比拟的。如果能够报请经侦大队立案侦察，其结果应当比较乐观。例如重庆晨报曾报道，重庆市人民检察院第一分院在20xx年9月逮捕了一位涉嫌侵犯商业秘密罪的犯罪嫌疑人。曾任中美合资企业重庆浦益斯汽油机有限公司总经理的李某，退休不久后，办了重庆汩云机械制造有限公司和重庆大足内燃机制造有限公司，这两个公司的产品占领了浦益斯公司部分市场份额。该公司经调查，认为李某侵害了重庆浦益斯公司的商业秘密，但在收集证据方面则遇到很大的困难，于是向重庆市公安局报案。经该局经侦总队侦查，发现李某明知浦益斯汽油机的生产技术系商业技术秘密，仍然利用对浦益斯公司技术和销售渠道的掌握，自己开办公司，侵犯了浦益斯公司的商业秘密。 这是典型的借用公权力保护自己知识产权的案例。

第二，“天时、地利”之争。中国人做事情讲究“天时、地利、人和”，天时和地利是外在因素，它们常常能够决定事情的成败，诉讼过程中也应注重这些因素。诉讼过程“天时”是指起诉的时机，“地利”是管辖

地点。对一般的诉讼来说，提起诉讼的时机对案件的审理结果没有特别影响，但对有些案件来说，把握良好的时机，往往能够获得意想不到的效果。例如，日本企业对我国摩托车生产厂商提起的外观设计专利侵权之诉所选择的时机就非常恰当，刚好是最能吸引公众“眼球”的时候，该案因此取得了相当好的社会效果。有些时候，诉讼时机尚不成熟，可以采取“欲擒故纵”的策略。美国微软公司在我国就采用了这种策略。美国微软公司对我国的盗版行为，长期以来不闻不问，这种纵容的结果是盗版软件满天飞，微软借助这种免费的零倾销策略完全击毁了中国的软件行业，在上一世纪九十年代后期，微软公司开始对一些大公司使用盗版软件的行为提起诉讼，在上海和北京等地都屡有收获，每起诉一个公司，对方都要赔偿几十万人民币，正应了比尔?盖茨在中国演讲时说过，让中国人用盗版，早晚有一天他会收网（但在起诉亚都公司时，却意外失手，并引起社会对其抨击声不绝于耳，这一点请参见下文）。在新千年之后吵得沸沸扬扬的“DVD事件”，也是国外企业“欲擒故纵”的一个好例子。DVD的生产技术大多为国外企业所有，我国生产DVD的核心原料都是从国外进口，其中机芯、解码芯片以及精密传送马达等占总成本七成以上，我国企业利用我国劳动力便宜，通过组装DVD，每台可以挣得10－15美元。从20xx年开始，国外几家企业联合起来要求我国DVD生产厂商缴纳专利使用费，当时的态度比较温和。等到我国许多厂商都投入到生产DVD的行业中，在20xx年期间国产DVD出口数量占整个国际市场的2/3以上的时候，他们的态度强硬起来了，要求支付高额的专利使用费，并在欧洲海关扣押国内企业出口产品。国内企业迫于

压力，最后与国外一些企业达成了许可协议，出口一台DVD累计需要缴纳专利使用费21.3美元。 国外企业在20xx年之前之所以采取比较温和的态度，就是因为当时生产DVD的企业还不多，DVD国际市场还不够成熟，放任我国企业利用其技术，这是一个蓄水养鱼的过程。等到我国许多企业投入巨资购买生产DVD的设备，并且生产量达到一定程度的时候，鱼已经养大了，收网的时候到了，因此，他们的态度立即变得强硬起来。

一般来说，“地利”对特定案件结果的影响比较明显。不同的法院对同样的案件处理结果有所不同，尤其在实践中不可避免地存在外在因素影响法院判决的情况下。因此，如何尽可能地避免对自己不利的因素，是每个当事人应当考虑的问题。在知识产权诉讼中，一起案件往往有多个可供选择的管辖地域，选择出对自己最有利的地域作为起诉的地点，往往成为案件胜败的关键。上海朱妙春律师在代理“《晨钟响彻黄昏》”案中，他认为选择上海法院作为受理地为案件的胜诉抢占了有利的地形，奠定了胜诉的基础。在该案中，原告是一位国家一级作家，创作了严肃小说《晨钟响彻黄昏》，并获得东北地区奖项。东北一出版社与该作家签订出版合同，作者要求出版社以高质量、高品味的要求出版该小说。出版社将该小说封面设计得深邃而抽象，作家非常满意，但市场销量不行。出版社为了扩大销售量，未经作者许可，将该小说的封面换成半裸女人的封面，自己撰写小说的内容提要，其中充斥“性”之类的语言，并将小说的第一页内容更换为格调低下的淫秽场面。该小说因为降格为地摊货而销路大增，但由此而给作者造成了极大的精神痛苦，与出

版社多次交涉而无结果。作者从云南回辽宁时途经上海，在上海某书店购买了一本“地摊式”的小说，拜访了上海的朱妙春律师。作者将该案的诉讼委托给了朱律师后，他们决定将该案起诉的地点选择在上海。虽然该案可以在出版社所在地、北京和其他地方起诉，但在出版社所在地诉讼，不可避免的要受到被告势力的影响，胜算太小，在北京起诉，原告和原告代理人都需要奔波很远，诉讼成本增大。在上海起诉是最好的，因为上海远离出版社所在地，避免了地方保护主义，同时上海知识产权案件审理水平比较高，而且是代理律师所在城市，原告全权委托律师后，可以省却原告和律师的诉讼成本。因此，朱律师认为，该案选择上海作为起诉地点，是该案得以胜诉的关键点之一。

孙子有云：“知己知彼，胜乃不殆；知天知地，胜乃不穷” 。充分把握诉讼时机，选择好诉讼地点，为案件的成功打下坚实的基础。

第三，辅助措施之采用。古人说“兵马未动，粮草先行”，在诉讼上则可以说诉讼未进行而证据先收集。整个诉讼都是围绕证据而展开的，缺乏证据的诉讼主张是得不到法院支持的。在证据的收集过程中，有些证据可能因客观原因不能自行收集到，这时可根据《民事诉讼法》第64条第2款的规定：“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集”，申请法院收集该证据。需要收集的证据有时具有时效性，即经过一定的时间证据可能灭失或者难以取得，当事人可以向法院提出证据保全。《商标法》对此规定得更详细，该法第58条规定：“为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利

害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院接受申请后，必须在四十八小时内做出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。”向人民法院申请证据保全程序比较复杂，周期比较长，不能根据当事人的意思决定保全证据的时间，因此，在许多知识产权诉讼中，当事人不向法院申请证据保全，而直接向公证机关申请公证。例如在北京阳光数据公司诉上海霸才数据信息优先公司技术合同、不正当竞争纠纷一案中，原告以自己的数据格式对十多家商品和证券交易所的行情信息进行整理汇编，形成综合的行情信息流，通过卫星广播系统向终端用户发送。被告系原告的客户，未经原告许可将原告的信息流拿到市场上发展自己的客户，收取信息服务费。原告在提起诉讼之前，向北京市公证处申请公证，公证处分别于19xx年5月20日、6月11日对原被告信息流的的依存从属关系作了比较测试，并在各测试现场制作了录像带、录音带及试验记录，作为公证证明。法院在审理案件时采信了原告提交的公证材料。 在现代知识产权诉讼中，随着高新技术的发展，尤其是电子信息产品的发展，证据易于消逝而难于获取，即使申请法院进行诉前证据保全，可能都为时太晚。当事人一般通过公证机关取证或者证据保全，这是一种不错的方法。

诉讼的目的为了胜诉，胜诉的目的为了得到切实的执行。在现实生活中执行难是一个司空见惯的问题。许多被告经常采用“金蝉脱壳”之计，即在诉讼过程中尽量地拖延诉讼时间，等判决生效的时候他早已财去楼

空，原告胜了官司但输了钱财，手里空有一纸判决，虽胜犹败！为了避免这种情况的出现，原告最好采用“关门捉贼”之计，即在诉讼之前调查好被告的财产和帐户，起诉后立即申请法院财产保全。

第四，积极寻求和解。以前有智者曾经说过：“没有永远的朋友也没有永远的敌人，只有永远的利益”，虽然这句话首先指的是国家与国家之间交往的关系上，但它可以适用的范围应当很广，至少在企业之间可以适用。诉讼的目的在于保护自己的利益，但诉讼并非保护自己利益的唯一方法，如果双方能够心平气和地谈判，谈判的结果又能够保护自己的利益，这样不仅化解了双方的矛盾，而且增进了双方的感情。这在知识产权诉讼中相当常见，在英特尔公司起诉威盛公司的许多诉讼都化干戈为玉帛，双方达成使用许可协议，英特尔公司撤诉。能够以诉讼为威胁，在诉讼之前或者在诉讼过程中和解是最好的，正应了兵书上所说的“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”。

二、知识产权诉讼中被告的诉讼对策

兵书上说“故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。” 战场上任何情形都有相应的对策，诉讼也同样如此。被告首先应当采取积极的行动，仔细分析原、被告双方在诉讼上的优劣以及诉讼的社会效应，才决定是战是和是逃还是避。只有作到知己知彼，方能百战而不殆。

（一）积极应诉

在分析双方诉讼上的实力以及诉讼社会效果之后，如果对自己有利，可

以应诉为主要对策。在应诉过程中，除了要做好证据收集以及庭审工作之外，以下几招可尝试使用。

第一，看原告的权利是否为有效的知识产权。原告要胜诉，其凭借的权利基础，即知识产权，应当是有效的。许多知识产权都没有经过审查，例如著作权，根据《著作权法》的规定，著作权自动取得，即不需要经过登记或者审查程序，只要创作完成就受著作权法保护。如果原告提起诉讼的作品内容违反法律规定，根本就不属于受著作权法保护的对象，或者原告根本就对被侵害的作品不享有著作权，因为他是剽窃其他人作品的结果，那么被告在法庭上只要举出相应的证据，就足以突破原告的防线，被告获胜的机会应当相当大。有些知识产权虽然经过有关机关的审查，但仅仅是形式上的审查，例如外观设计专利、实用新型专利。这些专利没有经过实质性审查，极有可能出现不符合专利法上新颖性的要求。例如甲于19xx年12月向中国专利局提出名称为“太阳能多能电动牙刷”实用新型专利申请。该产品既可作牙刷，又可作微型手电筒，设计独特，结构良好，深受广大消费者喜爱。19xx年11月被授予实用新型专利，19xx年6月发现乙也生产与该产品外形相似、功能相同的电动牙刷。于是甲向专利管理机关提出要求保护专利权，制止侵权行为并赔偿损失。乙得知对方指控其侵权后，向专利管理机关提出意见：该厂生产的产品虽然和甲生产的多功能电动牙刷相似，但是本厂科技人员19xx年从国外带来样品，自行改进设计，而且在19xx年就已研制出第一批样品进行试销，并提供了主管机关的证明材料。同时，乙向国家专利局复审委员会提出甲的实用新型专利产品不符合新颖性规定，要求宣告该

专利无效。 这样甲要求制止乙侵权行为，反而导致甲授予的专利被宣告为无效。

即使在经过国家相关机关实质审查的知识产权，也可能被认定为无效知识产权。《专利法》第45条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”《商标法》中也有类似规定，第41条规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”因此，即使经过实质审查的知识产权，也可以怀疑其有效性，并以该知识产权的有效性为诉讼的突破口，如果成功，案件就胜诉了。否定原告借以提起诉讼的知识产权的有效性，类似于《三十六计》中的“釜底抽薪”之计，是最有效的招式之一。

第二，看自己的行为是否属于不视为侵权的情形。知识产权是一种专有权，但它受到诸多的限制，法律为了平衡权利人与社会公众之间的利益，专门规定了一些不视为侵权的情形。如果被告的行为属于这些不视为侵权的情形，当然就胜诉了。例如《著作权法》第22条规定了12种合理使用行为，还规定了5种法定许可使用方式；《商标法实施条例》第四

十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”《专利法》第63条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。”这些规定为被告的行为预留了相当的合法空间，处于这些空间内则不属于侵权行为。

第三，根据被告的过错程度要求减免赔偿责任。在知识产权侵权诉讼中，侵权行为的认定一般不需要行为人主观上有过错，只要实施了法律规定的行为，就构成侵权，例如商场出售假冒商品的行为，只要它实施了该行为，不管它主观上是否认识到该商品是假冒商品，都构成侵权。但是被告主观上是否认识到自己实施的行为是一种侵权行为，也就是说主观上是否有过错，对损害赔偿的数额具有重要的影响作用。一般来说，主观过错小赔偿的数额小，如果主观上没有过错，可能不承担赔偿责任。例如《商标法》第56条第3款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担

赔偿责任。”《专利法》第63条第2款规定：“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。”因此，特定的善意行为人可以免除赔偿责任，当然，其他责任如停止侵害等责任则不能免除。

第四，关注社会效应，调动社会舆论。有些时候原告提起诉讼的目的就是为了获取一定的社会效应，有时候原告提起诉讼之后，被告虽然在诉讼上可能处于不利地位，但可以挣很多社会影响分。在日本某摩托车厂商起诉我国摩托车侵害其商标权的时候，被告一方面可以利用原告在社会造成的阵势，让自己的企业和商标为更多的人知悉，充分利用这种免费的广告，另一方面可以出面澄清事实，不能让原告浑水摸鱼。

（二）寻求和解

在诉讼过程中，双方基于共同的利益，和解的可能性相当大，尤其是企业之间的诉讼更是如此。和解是建立在双方平等自愿的基础上，如果原告胜诉的可能性比较小，它可能会主动提出和解，如果原告胜诉的可能性比较大，除非它觉得和解的结果比由法院继续审理的最终结果对它更有利，否则和解的可能性不大。对于后者，有三种方法可以达到：第一，原告在该案中将胜诉，但其他相关案件中可能败诉，两相权衡觉得所有案件一起和解的结果对自己更有利，要达到这种结果被告需要提起其他足以威胁到原告的诉讼，这一招可称之为“围魏救赵”；第二，使原告觉得该案虽然能够胜诉，但拖延的时间太长，而且最终能否执行到还不一定，潜在的风险太大，觉得和解比判决结果更好，这一招可谓“死缠

烂磨”；第三，使原告觉得将来法院判决的结果还没有被告开出的价码高，同意和解，而被告在和解过程中或者解决了一项棘手的工作，或者在商场上获得了更大的利益，这一招名之曰“抛砖引玉”。当然，要达到最佳的结果，应当双管齐下，采用“连环计”。

1、围魏救赵

战国时期魏国派大将庞涓攻打赵国，将赵国首都邯郸围得水泄不通，赵国求救于齐国，齐国大将田忌率兵欲直逼赵都邯郸，军师孙膑劝之，说魏国精兵倾国而出，如直攻魏国，庞涓必回师解救，邯郸之围自解，再于中途伏击庞涓归路，其军必败。田忌依计而行，解邯郸之围并大胜魏国。这是“围魏救赵”的来历。这一招在诉讼过程中也同样可以适用，在英特尔诉威盛公司专利侵权案中，威盛公司就采用了这种策略。 早在19xx年6月，英特尔就曾控诉威盛在PC133架构方面有侵权行为。这宗法律纠纷最后以庭外和解而告终，威盛主导的PC133也成为市场主流。在这次事件中，威盛可以说已经在芯片组大获全胜。英特尔眼见威盛日益强大，并在英特尔的i845芯片组之前三个月推出威盛P4X266芯片组，很有可能成为市场主流产品，于是在20xx年 9月7日向美国特拉华州地方法院提出诉讼，指控威盛P4X266芯片组侵犯英特尔五项专利。威盛电子马上作出反应，指出英特尔所生产的奔腾4处理器产品及奔腾4兼容的845系统芯片组，侵犯威盛所拥有的专利，并于9月10日和9月20日向美国和台湾两地的法院对英特尔公司提起刑事及附带民事诉讼，并请求赔偿与禁止令。英特尔公司于美国当地时间20xx年9月26日宣布针对台湾威盛科技（VIA Technologies）新增加4项专利

诉讼。该公司以威盛公司的“C3”微处理器和芯片组“P4X266”侵害了英特尔公司的8项专利为由在德国、英国和中国（香港）三地同时提起了诉讼。两巨头之间的专利战剑拔弩张。

与英特尔这种超级大公司诉讼，需要有实力，更需要有勇气和智慧。英特尔起诉威盛是为了抢占其市场，威盛当然不可能拱手相让，如果威盛奔腾4芯片组不能上市，那威盛将失去在奔腾4时代的机会，多年来苦心经营的市场份额也会化为泡影。它迫不得已只能以诉讼的方式反抗。但威盛离不开英特尔，并且在短期内诉讼的负面影响对威盛更大

——19xx年打官司时，威盛的股价就出现过暴跌。英特尔也不必跟威盛完全决裂。Jo s ie Tay lo r说：“英特尔一贯考虑用适当的价值交换来进行授权，一贯坚持最广泛地与业界合作。” 事实上，威盛芯片组的推广也有利于英特尔奔腾4处理器的推广，英特尔也不会因为诉讼改变市场计划，尤其是在中国这个奔腾4增长最快的市场。两个“老冤家”到最后再如上次那样最终和解，也不是没有可能。 以后的事实证实了这种推理的合理性。20xx年4月7日英特尔和威盛达成和解协议，结束了双方在5个国家内的11件历时长达2年之久的专利权纠纷。英特尔股价也因此上涨了0.3美元，报17.35美元。 据台湾IT媒体的报道，威盛同英特尔就P4X266芯片组诉讼的和解，将专利使用费确定于2美元，而智扬和矽统的专利使用费则高达四至五美元。 应当说威盛公司的诉讼策略相当成功。

2、打持久战

冷战时期，美国为了拖垮苏联而搞军备竞赛，搞星球大战计划。苏联承

受不起这种高昂的“竞赛”，最终以苏联分崩离析而宣告“冷战”的结束。诉讼过程中也可采用同样的方式。诉讼是一项高消费活动，需要有相当的时间和经济作后盾。现实生活中，许多人为了避免这种麻烦，不到万不得已不愿意诉讼。因此，在诉讼过程中增加相应的诉讼成本，对方当事人可能因为惧怕这种成本而“投降”了。死缠烂磨、拖延时间是一种“下三烂”的招式，不值得提倡，但不可否认它比较有效。

在知识产权诉讼中，拖延诉讼时间的地方很多，尤其是在专利诉讼中更是如此。最高人民法院在20xx年第21号司法解释 中第九条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颍性、创造性的技术文献的；（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。” 第十条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。” 第11条规定：“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。”从这些规定可以看出，侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告，其在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，

人民法院以中止诉讼为原则，不中止诉讼为例外。但是对发明专利这种经过实质审查的专利，则以不中止为原则。在中止诉讼的过程中，外观设计、实用新型以及发明专利是否为无效，是由专利复审委员会复审。复审委员会作出决定后，对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。这样，一个专利案件可能拖好几年。在这些期间内，双方有足有的时间洽谈和协商。

3、抛砖引玉

如果诉讼中的知识产权对被告非常重要，或者双方是战略合作伙伴，那么被告应当谨慎考虑是否及时和解，因为在许多时候被告虽然在该案中胜诉，但影响了双方关系僵化，最终影响到被告的商业发展。在双方协商的时候可以在一定范围内吃点亏，但确保了更大的利益。在仔细分析双方诉讼得失的基础上，有礼、有力、有节地与原告协商，作到“大行不必细谨，大礼不拘小节”。

（三）釜底抽薪

在武术和兵法上，都很讲究避敌锋芒，击其弱点。在诉讼过程中也是一样，如果不能够胜诉或者没有必要卷入诉讼，能够避让尽量避让。诉讼中可以从两个方面进行避让，一方面是原告是否有资格提起诉讼，另一方面是被告是否属于原告所起诉的对象。

1、原告是否有资格提起诉讼

俗话说“皮之不存，毛将焉附”，如果原告不具有充当原告的资格，那么他提起的诉讼自然不攻自破。根据《民事诉讼法》第108条的规定，原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织，这是具备原告资格的条件。与本案具有直接的利害关系是指当事人与特定诉讼标的有事实上或者法律上的关系，即是该诉讼标的权利主体或者法律关系主体，或者具有诉讼担当人资格，他们对诉讼具有诉讼实施权。 所谓诉讼担当，是指实体法上的权利主体或者法律关系以外的第三人，以自己的名义，为了它的利益或代表他人的利益，以正当当事人的地位提起诉讼，主张一项他人享有的权利或他人法律关系所生的争议，法院判决的效力及于原来的权利主体。原来不是民事权利或者法律关系主体的第三人是诉讼担当人，原来的权利主体则是被担当人。 诉讼担当分为两种，一种是法定诉讼担当，即法律关系以外的第三人，对他人的权利或者法律关系的诉讼实施权，是基于实体法或诉讼法上的规定而产生的。 如遗嘱执行人、破产管理人，他们负有管理的职责，可以以自己的名义提起诉讼，而继承人或破产人却不是正当当事人。另一种诉讼担当是任意的诉讼担当，即权利主体通过自己的意思表示，赋予他人诉讼实施权，如我国民诉法上规定的代表人诉讼。在知识产权诉讼中，哪些人能够作为原告提起诉讼，在本章第一节第二个主题“当事人的确定”中已经有详细论述，在此不再重复。只要原告不具有相应的资格，在诉讼过程中，被告只要能够论证这一点，案件自然胜诉。

2、被告的主体资格是否妥当

在起诉的时候，被告必须确定，但如果被告与原告没有法律上的利害关

系，两者风马牛不相及，原告显然要败诉。因此如果被告能够在诉讼中证明自己并不是原告所要起诉的对象，他就完全胜诉了。美国微软公司诉北京亚都科技集团侵犯其计算机软件著作权纠纷案 中，被告就很好地利用了这一招。19xx年3月31日，北京市第一中级人民法院受理了该案，原告方美国微软公司在起诉中称，19xx年11月17日，微软公司授权代理人中联知识产权调查中心在北京亚都科技集团办公场所的电脑上发现了未经许可，通过盗版光盘擅自复制并使用的由微软公司开发并享有著作权的计算机软件产品。请求法院判令北京亚都科技集团立即停止侵权行为，公开赔礼道歉，消除影响；赔偿因其侵权行为给微软公司造成的市场损失计人民币150万元；承担微软公司为制止其侵权行为而支付的调查、取证费用；承担本案的有关诉讼费用和律师费。被告方北京亚都科技集团在法庭答辩及提供的证据中则称，微软公司在亚都大厦办公场所发现的使用盗版软件的计算机及现场提供证词、证言的当事人都不属于北京亚都科技集团。因为在亚都大厦至少还有一家名为北京亚都科技股份有限公司的独立企业。因此，北京亚都科技集团不是本案被告，此案与集团无关，微软公司告错人了。19xx年12月17日，北京市第一中级人民法院开庭审理了该案。法院认为，由于北京亚都科技股份有限公司和北京亚都科技集团的住所地都位于亚都大厦。因此，根据有关公证书的直接记载的内容，不能得出侵权行为的实施人为北京亚都科技集团的结论。同时，也无直接证据予以证明公证书中提供证词、证言的当事人是亚都科技集团的人员，因此，不能证明被告实施了被控侵权行为。法院据此认定，美国微软公司主张被告为侵权行为人，没有提

供充分证据，法院不予认定，北京亚都科技集团不是本案合格被告，裁定驳回起诉。

该案在社会上的影响是很大的，微软一纸诉状将亚都公司推上法庭，引起舆论界一片哗然，对微软的抨击声不绝于耳。因为它涉及计算机软件终端用户使用盗版软件是否侵权，而该问题涉及到全国几千万用户的切身利益而成为公众讨论的焦点话题；另外，微软公司利用中国早期发展和不成熟的时机，通过纵容盗版行为来达到免费广告推销的目的，这类广告发生利润效益了， 就停止纵容盗版行为而转向反盗版大战，进而向用户权限开战，微软公司这种“欲擒故纵”的做法是否有悖于商业道德，是否还有权利提起诉讼，在社会上引起很大的争议。在此期间，方兴东博士撰文著说《挑战微软霸权》在社会上引起轰动效应。亚都公司在诉讼之前充分利用社会对此案的关注，大肆渲染微软公司对中国用户的价格歧视、微软对盗版行为的纵容行为、微软在该案中胜诉可能对中国几千万终端消费者的影响，从而赢得了众多媒体和公众的好感，产生了很良好的广告效应。被告在诉讼过程中采用的“金蝉脱壳”的策略，从诉讼上来说是非常成功的。

中国应对美国启动IPR争端解决机制的对策 图分类号：D997. 1 文献标识码：A 文章编号：1009-0150(2007)02-0018-08

一、问题的提出

知识产权(IPR)保护问题曾经是，现在仍然是，将来还会是中美贸易关系中的一个举足轻重的问题。自20xx年12月中国入世开始，美国特别关注中国“入世”后的知识产权保护问题。早在中国“入世”一周年之际，美国就指出中国在知识产权保护方面存在的问题。在此后的几年里，美国几乎每年都会对中国的知识产权保护问题提出质疑。在20xx年的WTO与贸易有关的知识产权理事会对中国的年度审议会议上，中国的知识产权保护问题成为欧盟、美国和日本最为不满的焦点问题。① 由于美国政界形成了知识产权—贸易逆差—失业的思维，美国一直将中国对知识产权保护不力作为美国贸易逆差的借口和理由。美国早在20xx年就提

出其准备向WTO争端解决机构提出与中国就中国知识产权保护不力问题进行磋商。此后，美国一再声明如果中国不依照WTO的《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称TRIPS)以及中国入世议定书和中国工作组报告中的规定，承诺全面履行其保护知识产权的义务，将直接向WTO争端解决机制提请动用该机制，以促使中国尽早全面履行TRIPS的义务和切实提高中国知识产权保护水平。此后，美国一而再地通过各种方式和渠道表示，美国将就中国对知识产权保护不力的状况向WTO投诉。20xx年3月初，美国贸易代表办公室法律总顾问詹姆斯·门登霍尔在访问中国时就声称要把中国告上世界贸易组织，并要求美国在华企业收集中国侵犯知识产权的证据，② 20xx年6月13日世纪经济报道称，在美国时间6月7～8日，美国几乎所有与知识产权相关的议员、官员、企业界、专家代表齐集华盛顿，参加了由美国美中经济安全审查委员会主持的有关中国知识产权和打击假货的听证会。这一听证会证实，(来自中国的)假货和盗版产品令普通美国人失业、收入减少，同时也危害到了他们的健康和安全。知识产权—贸易逆差—美国人失业，是美国政界的典型思路，在该次听证会上，有关知识产权和贸易的官员表示，将加快就知识产权保护问题向WTO起诉中国的步伐。

如果中美就知识产权保护问题不能达成令美国满意的协议，相信美国向WTO投诉中国知识产权保护不力的问题已经不再像过去一样主要是用来给中国施加压力，而很可能进入实质性投诉。或者，因种种原因，美国暂时不就中国知识产权保护不力问题向WTO投诉，也不表示美国将来不再对中国知识产权保护不力问题向WTO投诉。因为，知识产权保护、不符合WTO的出口补贴政策及措施、人民币汇率和市场开放问题已经成为美国20xx年关注中国的焦点问题。在美国贸易代表向国会提交的20xx年中国遵守WTO年度报告中，美国贸易代表指出，中国在WTO规则适用的领域的执法不力问题，例如知识产权保护，为美国和它的其他贸易伙伴制造了很严重的问题。当双边对话不能解决美国关心的问题时，美国会和其他WTO成员方一样，毫不犹豫地行使其向WTO提起对中国投诉的权利。20xx年11月美国已经通知中国其将向WTO投诉中国的知识产权执法问题，但后因中国要求进行进一步的双边谈判，并获得美国产业界支持，美国才同意推迟投诉。③ 因此，就美国对中国知识产权保护不力问题向WTO投诉，中国应在哪些方面做出应对的研究就显得尤为迫切。

本文针对美国就中国知识产权保护问题启动WTO争端解决机制的法律问题进行分析和论证并提出相应对策，祈望能对国家有关决策部门提供必要的对策建议和意见，以解决迫在眉睫的WTO争端解决机制的启动问题。或者，即使中美能够解决目前的知识产权冲突，但本文的建议仍然可以为将来再次发生的中美知识产权争端提供有价值的思考。

二、美国针对中国知识产权保护不力启动WTO争端解决机制的依据

WTO争端解决机构解决的知识产权争端，通常主要是根据《关于争端解决规则与程序谅解》(以下简称DSU)第4条、TRIPS第64条和GATT1994第22条或第23条，并结合被投诉国家的具体措施，根据TRIPS相关条款提出。

DSU第4条规定的是磋商程序。根据WTO争端解决机构所解决的争端看，各争端方一般都是先行磋商。只有在磋商不成或磋商无法在规定时限内完成，才会进入专家组程序。迄今为止的24个WTO关于知识产权争端的案件基本都是根据WTO相关协定中规定的争端解决条款提出磋商请求的，主要是《关于争端解决规则与程序的谅解》第4条、GATT1994第22条或第23条、TRIPS第64条提出磋商请求。只有一个案件因涉及到《与贸易有关的投资措施协定》，因此，提出磋商请求的法律根据中就包括了《与贸易有关的投资措施协定》第8条④，即DS224巴西诉美国专利法典案。而在24个涉及磋商的法律根据里，涉及到GATT1994第23条的一共只有3个案子。其余均是以GATT1994第22条作为磋商的法律根据。很显然，各成员方在援引GATT第22条还是第23条的时候是有考量的。笔者以为主要的原因在于GATT1994第22条的磋商条件相对容易满足，且不需证明损害的幅度及其存在，只要说明另一缔约方存在影响其GATT1994运用的任何事项。而GATT1994第23条规定的磋商条件必须是利益的丧失或减损。

乌拉圭回合上达成的TRIPS第一次将知识产权保护问题纳入多边贸易体制，使世界贸易形成了货物贸易、服务贸易和知识产权保护三足鼎立的格局。TRIPS对世界各国保护知识产权提供了最低保护标准的同时，还在第5部分规定了争端的防止和解决，其中，第64条专门就知识产权争端解决做出了规定，从而使知识

产权争端解决有了强有力的制度和机制保障，弥补了世界知识产权组织知识产权争端解决不力的尴尬，从而使世界知识产权保护“有法可依”，并促进了国际知识产权保护水平的提高。

TRIPS关于知识产权争端解决的规定是在第5部分第64条。共有3款：(1)除非本协定中另有具体规定，由《争端解决谅解》⑤ 详述和实施的GATT1994第22条和第23条的规定适用于本协定项下产生的磋商和争端解决；(2)自《WTO协定》生效之日起5年内，GATT1994第23条第1款(b)和(c)项不得适用于本协定项下的争端解决；(3)在第2款所指的时限内，知识产权理事会应审查根据本协定提出的、属GATT1994第23条第1款(b)和(c)项规定类型的起诉的范围和模式，并将其建议提交部长会议供批准；部长级会议关于批准此类建议或延长第2款中时限的任何决定只能经协商一致做出，且经批准的建议应对所有成员生效，无需进一步的正式接受程序。⑥ 从该条规定可以看出，目前WTO争端解决机制仅能解决“违法之诉”⑦，即WTO成员方，也即TRIPS成员方违反TRIPS，致使其他成员方根据TRIPS的利益受到损伤和损害，或TRIPS的目的的实施受到阻碍。而对于“非违法之诉”和“情势之诉”，则需根据特别程序进行处理。考虑到知识产权保护的特殊性，第64条第2款首先规定在《WTO协定》生效之日起5年内，即在20xx年1月1日前，提交WTO争端解决机构的关于知识产权的争端必须是违反了TRIPS的争端，而对于未违反TRIPS的措施，不论该措施是否与TRIPS的规定相抵触，或存在任何其他情况，即使一个TRIPS的缔约方认为，它在TRIPS下直接或间接获得的利益因受该措施的影响正在丧失或减损，或TRIPS的任何目标的实现正在受到阻碍，也不能依照DSU规定向WTO争端解决机构提出争端解决的请求。对于此类解决争端的请求应该根据TRIPS

第64条第3款规定，提交知识产权理事会由其审查投诉的范围、模式，并将其建议提交部长级会议批准。而部长级会议对关于此类争端的建议的批准或对第64条第2款规定的5年时限的延长决定应经协商一致作出，经部长级会议批准的关于争端解决的建议对所有成员生效，无需进一步的正式接受程序。由此可以看出，TRIPS对涉及知识产权的争端解决的规定是不同于一般WTO的争端解决机制的。将涉及GATT1994

第23条第1款(b)项和(c)项的知识产权争端直接提交给知识产权理事会审查并提交给部长级会议批准其建议，充分说明了各缔约方对知识产权争端的高度重视，也说明了知识产权争端的敏感性。该条规定的法律意义在于对关于知识产权的“非违法之诉”和“其他情形”之诉暂时规定了特别的争端处理程序，经过5年过渡期后再审查是否适用一般争端解决规则。虽然该5年过渡期早已经届满，但在WTO作出新的规定之前，该条规定仍然有效，因此，到目前为止，WTO争端解决机制仍然只能解决“违法之诉”。值得注意的是并不是WTO的成员方不能提起“非违法之诉”或“其他情形”之诉，而只是当提出“非违法之诉”和“其他情形”之诉时，不由WTO争端解决机构解决，而是由知识产权理事会审查并提交部长级会议批准其建议。

三、美国可能援引的TRIPS的条款及其分析

根据美国近几年特别是自20xx年以来对中国的指责，笔者以为主要的投诉依据可能会涉及TRIPS第9条，第41条第2款，第61条和第63条等。

TRIPS第9条规定：(1)各成员应遵守《伯尔尼公约》(1971)第1条至第21条及其附录的规定。但是，对于该公约第6条之二授予或派生的权利，各成员在本协定下没有权利和义务。(2)版权的保护延伸至表达方式，而不延伸至思想、程序、操作方法或数学概念本身。该条规定主要是关于TRIPS与《伯尔尼公约》的关系，而《伯尔尼公约》的第1～21条规定的则是对文学艺术作品的保护。第1～21条规定了对文学艺术作品进行全面保护的形式、期限、对侵犯版权的处罚等。美国认为中国未能全面履行《伯尔尼公约》的相关规定，尤其是执法方面。

TRIPS第41条第2款规定：有关知识产权的实施程序应公平和公正。这些程序不应不必要的复杂和费用高昂，也不应限定不合理的时限或造成无理的迟延。

美国有关方面在与中国就知识产权保护问题进行讨论或提出质疑时指出，中国有关知识产权实施程序尚存在费用高昂和执行不力的问题，因此，对该条的援引应是非常有可能的。因为该条所涵盖的内容非常丰富并且可作较为宽泛的解释。从该条规定看，目的是充分保护知识产权，因此，投诉方也容易从该条着手获得法律和法理上的支持。

TRIPS第61条规定：各成员应规定至少将适用于具有商业规模的蓄意假冒商标或盗版案件的刑事程序和处罚。可使用的救济应包括足以起到威慑作用的监禁或罚金，并应与适用于同等严重性的犯罪所受到的处

罚水平一致。在适当的情况下，可使用的救济还应包括扣押、没收和销毁侵权货物和主要用于侵权活动的任何材料和工具。各成员可规定适用于其他知识产权侵权案件的刑事程序和处罚，特别是蓄意并具有商业规模的侵权案件。

该条规定的中心是各成员应至少规定有打击假冒商标和盗版案件的刑事程序和处罚，并且要有足以起到威慑作用的监禁或罚金制度。而从美国对中国“入世”后知识产权保护不力的一贯指责中我们可以看到，中国规定的罚金数额显然未达到美国人认为的“足以起到威慑作用”的额度，因此，第61条被用来作为投诉的根据，应该是没有什么疑问的。

TRIPS第63条规定：透明度问题。

(1)由一成员实行的、普遍适用的、有关本协定内容(知识产权的效力、范围、获得、实施和防止滥用)的法律规章、司法终决和行政裁决应以本国语言予以公布，或者，若此种公布不可行时，应予以公开，以使各政府和权利持有人对其有所了解。一成员政府或政府机构与另一成员政府或政府机构之间缔结生效的有关本协定内容的协定也应予以公布。

(2)各成员应向知识产权理事会通知第1款中所说的法律和规章以帮助理事会审议本协定的执行。理事会应设法把各成员执行这项义务的负担减轻到最低程度，并且如与WIPO就建立法律和规章的共同登记处的磋商获得成功，可决定免除直接向理事会通知法律和规章的义务。在这方面，理事会还应考虑就源自《巴黎公约》(1967)第六条之三的规定在本协定下产生的通知义务需要采取的任何行动。

(3)每个成员应随时准备按另一成员的书面请求，提供第1款所述的资料。一成员如有理由认为某一在知识产权方面的具体司法决定或行政裁决或双边协议影响其在本协定下的权利，也可书面要求被提供或被充分告知这些具体司法决定或行政裁决或双边协议。

(4)第1款、第2款和第3款中的任何规定不应要求各成员披露那些会妨碍其法律执行或违背公共利益或有损于无论是公营还是私营的特定企业的合法商业利益的机密资料。

透明度历来是WTO争端解决的投诉原因之一，且以透明度为由投诉的案件也多获得胜诉的结果，并且，美国已经根据该条要求向中国提出向其提供有关知识产权保护信息包括知识产权判决等相关要求，但被中国有关方面以涉及国家机密为由拒绝了，因此，以第63条为由提出投诉也是非常可能的。

综上所述，作为美国向WTO争端解决机构投诉的TRIPS条款至少包括但不限于上述4个条款。

四、中国应对美国启动WTO知识产权争端解决机制的法律对策

中国“入世”后，虽然也曾和欧盟等国家和地区一起主动启动过一次WTO争端解决机制⑧，但主要还是间接利用WTO争端解决机制以及被动应对WTO争端解决机制。⑨ 如果美国针对中国正式启动WTO知识产权争端解决机制，则将对中美贸易关系产生巨大影响。因为无论是美国还是中国，就知识产权对中美贸易的影响问题都是有深刻教训的。⑩ 知识产权争端历来是困扰中美贸易的一个非常重大的问题，即使在中国加入世界贸易组织后。随着美国贸易赤字的增加，中美贸易逆差的加大，美国在华的知识产权保护问题就日益突出。目前，知识产权保护问题的争端一触即发，如果不能顺利、及时地解决知识产权争端，中美贸易关系就会陷入僵局，正常的贸易关系就不能维持。因此，寻求应对美国启动WTO知识产权争端解决机制的法律策略就显得非常迫切。笔者以为，当务之急应采取以下策略：

(1)进一步完善知识产权法律体系，加强对美国的知识产权保护力度。虽然中国相关知识产权法律在入世前后已经进行了相应的修改，但离全面履行WTO相关义务和中国加入WTO议定书的承诺或多或少还存在一些问题。因此，进一步完善中国知识产权法律体系，特别是对知识产权保护的刑事立法进行适当的修订是非常必要的，因为美国认为这是加强对美国的知识产权保护力度的前提。其中，进一步保护美国的版权，进一步打击伪造假冒美国软件产品，加大执法力度，对侵犯美国相关知识产权的侵权行为加大处罚力度，降低处罚门槛，是修订刑法相关条款时必需加以考虑的因素。实际上，美国贸易代表早就特别指出，中国对知识产权刑事执法门槛太高问题是知识产权保护不力的主要体现，并已经就此问题再三向中国有关方面提出交涉，但直至20xx年12月美国贸易代表仍然对中国是否能够解决此问题信心不足，因此，已经作出在双边磋商不能解决问题后，再次利用WTO争端解决机制的准备。(11)

(2)针对中国知识产权判决执行难的问题，采取相应措施。面对中国的知识

产权保护不力状况，美国的指责已经由立法不足转移为执法不力。因此，如何加大执行力度，保证相关知识产权判决得到及时执行，是中国当前首先应该解决的问题。同时，通过中国商贸联合委员会双边磋商机制，加强对执行难问题的沟通，因为该委员会是解决中美贸易问题和促进商务机会的高层次论坛。此外，促进与美国在刑事司法方面的双边合作，扩大与美国执法合作，也不失为快捷有效的办法。

(3)进一步强化已经在全国各地设立的50个侵犯知识产权举报中心的功能，减少地方保护主义。地方保护主义非常容易为侵犯知识产权提高保护伞，因此，各地在强化侵犯知识产权举报中心功能时，要严格依法办事，严格按照中国相关知识产权法律法规和WTO的TRIPS以及中国加入WTO议定书中的要求，对本地企业、外地企业、外国企业要一视同仁地举报、查处侵犯知识产权行为，构成侵犯知识产权犯罪的，要依法移交给司法机关。

(4)进一步贯彻世界贸易组织的透明度原则。增加法律法规透明度，切实贯彻实施TRIPS第63条义务。在不影响国家司法主权的前提下，尽量满足美国提出的要求中国提供相关法律法规及法院的判决的请求，以减少误会的发生，并进而减少知识产权贸易争端的发生。事实上，美国、日本和瑞士早在20xx年10月就根据《与贸易有关的知识产权协定》第63条第3款，要求中国提供过去的为保护知识产权的执法情况，但中国未能提供充分资料，因此，导致美国等国家的严重不满。在WTO争端解决机制已经解决的24个知识产权案件中有许多案件涉及第63条规定。例如，WTO成立后正式解决的第一个知识产权争端，即美国投诉印度的DS50印度药品和农用化学制品专利保护案中，就涉及第63条透明度问题。(12) 可见，在向WTO投诉一国知识产权法律制度或措施不符合TRIPS时，透明度是个常见问题，中国尤其要注意在此问题上的改进。虽然中国的知识产权立法已经多次修订并基本符合TRIPS规定，但再完备的法律法规也不能解决透明度问题。如何增加透明度，应引起中国相关部门高度重视，否则很容易给WTO其他成员方包括美国以未全面履行WTO义务的口实，并进而导致启动争端解决机制。透明度问题是个静态结合动态的问题，成员方随时可能发生不“透明”的情形，特别是关于知识产权的司法判决和行政裁决，中国的“透明度”问题尤为突出。因此，增加中国知识产权立法和执法“透明度”是防止或减少知识产权纠纷的前提。

(5)采取更加有效的边境措施，防止侵权和假冒商品出口。尽管目前中国是否有义务对出口商品采取措施在学界、企业界还存在争论，尽管目前中国还不存在条约义务对出口商品采取措施，但为了减少商品侵权的发生，树立中国知识产权保护新形象，采取更加有效的边境措施，防止侵权和假冒商品出口是减少知识产权争端的根本途径之一。同时，针对侵犯美国专利或其他知识产权的商品进口，美国有专门的“337条款”。因此，为了防止和减少出口美国的商品被提起“337条款”诉讼，中国海关应切实加强边境措施，防止侵权和假冒商品出口。

(6)加快中国《对外贸易法》第五章的实施细则的制定，有针对性地研究应对美国“301条款”和“337条款”的策略。

知识产权保护是双刃剑。中国在进行相关知识产权法律法规的完善的同时，也应特别注意加强对中国的知识产权的保护。美国保护知识产权的法律法规从实体到程序都是非常健全的，特别是对美国知识产权在国外和国内进行全面保护的“301条款”和“337条款”是非常值得中国学习和研究的，中国应制定出适合中国国情的知识产权战略和法律保障机制。同时，中国也应有针对性地研究应对

美国“301条款”和“337条款”的策略，以求以最小的代价获得争端顺利解决。20xx年，是中国应对美国“301条款”和“337条款”的关键的一年，美国贸易代表在20xx年向美国国会所作的年度报告中指出，如果双边对话不成功，美国行政当局将会毫不犹豫地利用可能利用的手段包括WTO的争端解决机制和严格执行美国贸易法以确保美国利益不会受到不公平贸易行为的损害。因为不公平贸易行为是个很宽泛的概念，非常容易被滥用，且可包括任何形式的侵权行为，因此，“337条款”的杀伤力比反倾销和反补贴要大得多。当美国频频动用“301条款”和“337条款”时，中国应该积极应对。此外，可以就“337条款”是否符合WTO规则主动启动WTO争端解决机制，以保护中国合法利益不受“337条款”的侵害。(13)

(7)充分利用DSU规则和程序。已经解决和尚未解决的24个涉及TRIPS案件，都是以磋商拉开争端解决的序幕。然而，在WTO争端解决机构解决的案件中，我们几乎找不到一个案件是完全按照DSU规定的磋商时间来完成的。有些案件磋商的次数多达9次，时间跨度达数年，例如DS196美国诉阿根廷专利及测试数据案，经过了九次磋商，终于达成了双方都满意的解决办法，而DS83美国诉丹麦影响知识产权实施的措施案的磋商，则历经4年多才结案。时间最短的一个磋商案件也历经5个多月。DSU为了使争端得到迅速解决，在第4条第7款规定，“如在收到磋商请求之日起60天内，磋商未能解决争端，则投诉方可请求设立专家组。如磋商各方共同认为磋商已不能解决争端，则投诉方可在60天期限内请求设立专家组，为了迅速解决争端，磋商一般不应超过60天。但是，从WTO知识产权争端解决的实践来看，各成员方并未严格遵守DSU关于磋商时限的规定，从而在长期、多次磋商后才解决争端。当磋商不成后投诉方可以要求设立专家组以解决争端。在专家组报告作出后，双方都可以提出上诉。对上诉报告的执行过程中，可能会产生对“合理执行期限”的纠纷，需要提交仲裁，或者对中止将让的幅度进行裁决等。因此，如何合理和充分利用DSU规则，是纠纷发生后应考虑的现实问题。

就美国被投诉的知识产权争端解决实践看，美国是充分利用了知识产权争端解决规则和程序的。如在DS176中，美国用尽和用足了WTO争端解决规则和程序。

(14) 就知识产权争端解决规则而言，它确实存在可能被成员方利用的法律漏洞，例如，虽然它规定了争端解决各程序的时间限制，但从WTO争端解决机制运作10多年的实践看，严格遵守时间限制的案件是个别现象，而大大超过时间限制的案件则成为普遍现象，许多案件从提出磋商请求到专家组报告作出或上诉报告作出长达3年以上，如果加上执行期限，很多案件长达6年以上。虽然专家学者，包括WTO上诉机构的专家对此多有诟病，但从实践看，欧美对WTO争端解决机制的运用是乐此不疲的，因此，中国也不妨学习它们利用DSU规则和程序的经验，为中国企业创造宝贵时间以适应入世后的挑战。

综上所述，在中美贸易因美国贸易逆差问题而导致问题不断的时候，特别是知识产权纠纷不断的时候，一方面我们应积极采取可行措施，以避免因知识产权矛盾进一步激化中美贸易矛盾；另一方面，在不得不与美国就中国知识产权保护问题对簿WTO公堂时，中国应该充分利用WTO争端解决规则，并用足规则，用尽程序，在不违背WTO基本原则和规则和中国入世承诺的前提下，为中国知识产权政策和法律的调整争取最佳时机和最佳效果是中国应对美国启动WTO争端解决机制时应充分考虑的重要对策之一。

注释：

①10月6日，美国和欧盟在WTO与贸易有关的知识产权理事会的10月25日会议前，先对中国的知识产权措施进行了评估。在有关互联网知识产权侵权问题上，美国就对抗互联网站上. cn域内的仿冒或者盗版产品的可获得的法律途径向中国当局提问。关于商标，中国于20xx年和20xx年公布的商标法和实施条例已经将原来商标侵权的损害罚款额增加为非法营业额的三倍，但是取消了微量营业额损害的规定。美国认为对侵权者实施罚款的总体水平结果在过去的几年中降低了。美国提问，为何微量营业额损害规定被取消了，并且提醒中国在阻止将来的侵权中实施充分的惩罚是重要的。

②http: //finance. sina. com. cn/j/20060315/07062417840. shtmal. ③See: 2006 Report to Congress on China' s WTO Compliance, p5. http: //www. ustr.

gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2006/asset_upload_file688_10223. pdf.

④《与贸易有关的投资协定》第8条规定：磋商和争端解决，由《争端解决谅解》详述和适用的GATT1994第22条和第23条的规定适用于本协定项下的磋商和争端解决。

⑤指《世界贸易组织争端解决规则与程序谅解》。

⑥19xx年部长级会议规定争端解决规则将在19xx年1月1日前进行重新审议。19xx年争端解决机构开始对重新审议争端解决规则。审议的期限被延长至19xx年7月31日，但19xx年7月31日未能就审议的争端解决规则达成新的协议。20xx年11月，多哈部长级会议上，WTO成员方的部长们同意为改进和明确争端解决规则与程序的谅解进行谈判。部长们决定新的谈判应不迟于20xx年5月结束。WTO争端解决机构就此召开了特别会议进行新的谈判。20xx年7月24日，DSB的特别会议宣布需要更多的时间完成谈判的任务，总理事会同意延长特别会议的时间表延长至20xx年5月。见www. wto. org Dispute settlement gateway。但迄今为止，尚未有资料显示该谈判已经成功。

⑦有学者将“违法之诉”翻译成“违约之诉”或“违反之诉”，主要是基于对GATT到底是“国家之间的合约”还是“法律”，或采取回避该问题的方法来翻译。笔者以为WTO法已经成为内容确定、体系独立的法律部门，因此，将其翻译为“违法之诉”。

⑧指DS252案，20xx年3月26日中国向WTO争端解决机构请求就美国钢铁保障措施进行磋商。此后，该案经历了专家组和上诉程序。但该案严格说，不是中国独立利用WTO争端解决机制的典范。

⑨所谓间接利用主要指作为第三方的案件，中国迄今为止，作为第三方的案件已达50件。所谓被动应对主要是指作为被投诉方，目前已经有了4个案件，分别是DS309集成电路增值税案，DS339欧盟投诉中国的影响进口汽车零部件的措施案，DS340美国投诉中国的影响进口汽车零部件的措施案和DS342加拿大投诉中国的影响进口汽车零部件的措施案。资料来源于www. wto. org。

⑩历史上，中美曾经就知识产权问题发生过两次重大贸易冲突。19xx年，中美两国曾围绕知识产权爆发过首次激烈的争端，在美国规定的谈判最后期限翌日即19xx年1月17日，签署了《中美知识产权谅解备忘录》而结束争端。19xx年，中美两国围绕知识产权再生争端，并又在美国规定的谈判最后期限即19xx年2月26日，达成了《中美知识产权磋商协议》，结束了第二次中美知识产权的争端。中美两国第一次知识产权争端焦点是“立法”问题，第二次争端焦点是

“执法”问题，但都得到顺利解决。由此表明，中美知识产权争端是可以通过协商解决的，并可以避免彼此间采取贸易制裁和其他形式的制裁行为。

(11)See: 2006 Report to Congress on China' s WTO Compliance, p7. http: //www. ustr.

gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2006/asset_upload_file688_10223. pdf.

(12)See: 2006 Report to Congress on China' s WTO Compliance, p6, http: //www. ustr.

gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2006/asset_upload_file688_10223. pdf.

(13)详见http: //www. wto. org。

(14)See: 2006 Report to Congress on China' s WTO Compliance, p10, http: //www. ustr.

gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2006/asset_upload_file688_10223. pdf.

(15)实际上，“337条款”早在GATT时代就被欧共体和加拿大提交给专家组审查过两次，20xx年1月12日，欧盟及其成员国根据《争端解决规则和程序谅解》第4条、GATT1994第22条第1款和TRIPS第64条第1款，就美国关税法337条款和美国联邦规则中关于国际贸易委员会的做法和程序规则再次提请磋商。

企业专利侵权之应对策略

────从SigmaTel与珠海矩力专利纠纷案分析美国337条款

内容摘要：

继美国301条款之后，美国关税法337条款针对侵犯知识产权的产品的永久排除令成为影响中国企业出口的又一严重壁垒。本文从SigmaTel与珠海炬力专利纠纷案出发，对美国337条款进行了分析，探讨了1应对策略。

关键词：

SigmaTel 珠海炬力 337条款

任何一个企业，如果需要长期立足于社会，就必然涉及到知识产权问题，一个企业要想在更大程度上参与国际间的竞争，就必须更多地依靠和运用知识产权来保护自己。作为中国最重要贸易伙伴的美国，对我国企业惯用的手法是利用反倾销诉讼等措施。近年来，随着我国出口产品开始向技术密集型产品转型，美国337条款已经成为一种更严厉的打击手段开始出现。SigmaTel与珠海炬力专利纠纷案就是一典型案例。

一、案件的基本事实

20xx年1月4日，SigmaTel向美国德州奥斯汀市联邦法院提起诉讼，状告中国企业珠海炬力（Actions Semiconductor）侵犯了有关便携式MP3播放器用系统级芯片（SOC）控制器的数项专利（分别是6137279号专利、6366522号专利、6633187号专利），请求法院禁止那些使用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到美国。

3月14日，SigmaTel又向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，对珠海炬力进行投诉，并停止了在德州法院的诉讼。SigmaTel的诉讼请求：一是请求法庭禁止那些使用了珠海炬力芯片的产品出口到美国；二是请求法庭裁决珠海炬力赔偿经济损失；三是请求法庭禁止珠海炬力在美国设计、制造和销售侵权芯片；四是请求ITC利用337条款对珠海炬力进行其他制裁。诉讼状中，SigmaTel的事实与理由是：SigmaTel之前已进行详细调查并与炬力的技术进行对比发现炬力侵犯SigmaTel的多项专利，侵犯其有关便携式MP3播放器用系统级芯片SOC控制器源保护，以及系统芯片启动序列。虽然，炬力已向第三者支付了版权费，但并不包括半导体芯片的功能，因此，请求裁决颁布排除令，并要求炬力赔偿损失。4月13日，ITC发表了接受SigmaTel的337调查声明，并要求炬力在20天内回应。

珠海炬力随后作出了反应，其代理机构Finnegan Henderson律师事务所对上述SigmaTel专利进行调查，通过专利文献、出版物、销售图册等方式审查该专利是否具有专利权，是否具备实用性、新颖性和创造性，专利权是否超过了有效期、是否使用了SigmaTel专利的全部技术要素。经调查，发现SigmaTel的《Adjustable power control module and applications therelf》（6137279号专利）不具备申请专利的条件，应当被撤销，并提出了许多异议。SigmaTel由于害怕6137279号专利被申请宣告无效，于是向ITC申请停止并撤销第6137279号专利的侵权调查。12月ITC同意了原告SigmaTel的申请。

20xx年3月21日早晨，美国国际贸易委员会主审法官作出初步裁决，珠海炬力几个数字芯片产品侵犯了SigmaTel的6366522号专利和6633187号专利并建议作出排除令。随后不久，做出救济措施的建议方案，提交ITC的委员审议。ITC将在6月19日作出终局裁定。就终局裁定，美国总统拥有最终决定权，有权在60天内做出维持或者否决的决定。

二、所涉及的法律问题—337条款

337条款是美国19xx年关税法中的第337条。根据乌拉圭回合协议而修正的美国《19xx年关税法》第337条的规定，如果任何进口活动存在不公平行为，并且对美国产业可能造成抑制和垄断，美国国际贸易委员会就可以应美国国内产业的申请，进行调查。337条款的保护范围包括在美国合法存在并可执行的专利、版权、注册商标以及电路模板设计（集成电路布图设计）等。其目的就是以国内法为依据，用来反对进口贸易中的不公平竞争行为，特别是为了保护美国的知识产权的权益不受侵犯，通过采取单方面制裁，以保护美国商业利益。因此，337条款主要是针对进口贸易中不公平的竞争（主要是知识产权侵权），采取的一种措施。

337条款将美国进口中的不正当贸易分为两类：一类是一般不正当贸易，指所有人、进口商或承销商将产品进口到美国或进口后销售过程中的不正当竞争行为。其构成必须满足三个条件：一是有不正当行为，二是美国存在相关行业或该行业正在建立过程中，三是其损害达到一定程度；另一类是有关知识产权的不正当贸易，指所有人、进口商或承销商向美国出口、销售属于侵犯了美国法律保护的版权、专利权、商标权、集成电路布图设计权和设计方案权的产品的行为。其构成条件：一是有关知识产权的不正当贸易行为，

二是美国存在与该相关的行业或正在建立该行业。

美国或外国的受害人遇到不正当贸易时，可以采取双重救济方式，可向ITC申诉，也可以向联邦地区法院起诉。但申请人向委员会请求发起调查30日内，联邦地区法院应被诉人请求可中止案件审理。到ITC做出最后裁决后再行审理，委员会的记录可作为证据使用。下面介绍337条款的调查程序。

（一）起诉

起诉方必须具备一定的条件。一是证明被诉方有不正当行为存在（证明自己是合法的知识产权的拥有者或独占使用者；进口产品有侵犯上述知识产权的可能）；二是证明存在这样的国内产业，同时必须证明该产业的产品正在被上述的知识产权所保护（律师称为“经济因素标准”）和该产品对涉案的知识产权进行实质性的利用（律师称为“技术因素标准”）

（二）受理

作为准司法机构，ITC立案要求比一般法院形式审理的要求更严格。起诉方提交起诉书后，ITC将在30日内做出是否立案的决定，在此期间，ITC有权要求起诉方无限制地补充证据，以达到符合立案的要求（ITC不受理的情况很少发生）。ITC将申诉状副本送达被告后，被告应在20日日内对每项指控作出书面答复。如果被告届时不作出答复，也不参加听证会，ITC可认定侵权事实成立并作出缺席判决。对于不需要证明国内工业损害的侵权案件，ITC在调查开始后90天内，可应申诉人的申请，在后者交纳保证金的前提下发出临时排除进口令。

（三）听证程序

在正式的听证程序之前，也就是在立案后的1至2个月内，ITC会安排证据揭示和实体审理的预备会议，而正式的听证会将在立案后的7至8个月，特殊情况下可以延长。

（四）初裁

初裁程序由行政法官主持进行，一般是在立案后的9个月， 主审法官根据听证会记录及相关事实证据做出初裁决定，并提交ICT委员会审议。

（五）终裁

ITC可对初裁决定做维持、撤销、修改的决定，也可要求行政审法官继续审查。如果初裁通过，公布之后就成为终裁，有关调查也就结束。此外，337条款承认被诉方的反诉权，被诉方如反诉，该反诉将会移交到对同案有管辖权的地区法院审理。

（六）上诉

在ITC作出终裁的60天内，当事人可以向美国联邦上诉法院上诉。如果裁决生效，被诉产品将被驱逐和制止销售。

调查立案后的程序，审理一般不超过15个月，取证与听证在3个月内完成。

（七）制裁

如果ITC最终做出侵权认定，可以做出三种制裁措施：一是发布普遍排除令，美国海关可禁止所有侵害原告的同类产品进入美国，而不区别原产地或生产商，同时包括今后和目前尚未掌握的生产商和进口商；二是发布有限排除令，美国海关可禁止被告生产的产品进入美国，同时适用被告现在和今后生产的侵权产品，此外，包括侵权产品的下游和上游产品；三是发布禁止令，要求国内进口商停止进口侵害专利权的产品，不仅包括销售行为，也包括市场开发、分销、广告宣传等等行为，否则被处以巨额罚款（一般在排除令被证明无效时使用）。

三、应对337条款的策略

随着中国企业国际化进程的加快，中国企业卷入国际知识产权纠纷是不可避免的。SigmaTel诉珠海炬力专利侵权案就是SigmaTel利用专利侵权指控并试图阻止珠海炬力产品进入美国市场的典型案例。 事情远非那么简单，SigmaTel意在阻止所有中国企业的相关产品进入美国市场。据《第一财经日报》报道，SigmaTel的全球授权计划已经在中国启动，中国所有MP3 厂家未经 SigmaTel 授权生产销售MP3 播放器，都将面临专利侵权指控。如何应对国际知识产权纠纷、如何应对337条款？

（一）规避337条款

首先是避免侵权。企业在对产品目标基本制定后，要搞清市场的竞争对手或潜在的竞争对手是谁；要搞清与自己出口产品相关的行业有哪些，特别是应当做一个专利检索，确定是否有可能涉及该产品的美国专利，或涉及该产品的制造方法的方法专利。同时，要查明产品利用了什么先进技术，其中哪些还处于专利保护中，哪些已经可以公开使用了。如果存在侵权的可能性则可以通过更换非专利方法来避开侵权，也可以交叉许可。也可以辩称自己没有侵犯对方的专利，这是因为举证责任在原告，原告必须克服一系列障碍才能立案。

其次是避免掉入专利陷阱。无论开发还是仿制，切忌掉入专利陷阱。那么，什么是“专利陷阱”呢？我们知道，专利权自申请日起至该申请公布前，这时申请处于保密阶段。这一阶段对其权利的保护表现在对该发明专利申请后同样主题的申请因与其相抵触而将丧失新颖性，不能授予专利权。自该申请公布至其授予专利权前这一阶段是“临时保护”阶段。在这期间，申请人虽然不能对未经其允许实施其发明的人提起诉讼，予以禁止，但可以要求其支付适当的使用费。如果对方拒绝付费，申请人可以在获得专利权之后行使提起诉讼的权利。这一阶段申请人只有有限的独占权。许多企业为防止同行介入这个领域，就通过申请专利“跑马圈地”。因此，我们要避免掉入陷阱，如果自己走到前列，不妨“以其人之道还治其人之身”。当然，专利产品经由第三方重新设计，即使它可以实现等同功效，但只要实现的方式有所不同，就不会被视为侵权。

再次是利用进口商规避风险。从具体操作时，企业出口应对出口国的知识产权进行调查，避免侵权。应注意进口商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件。若无，则应考虑法律风险，应在合同中订立任何有关侵犯知识产权的情况都应由该外商负责并赔偿己方损失的条款或订立仲裁条款。

最后，实施出口多元战略以分散风险。实施多元化战略，改善出口结构，努力提高产品科技含量和附加值，变“以价取胜”为“以质取胜”，提高出口效益，同时加强企业间的合作。在继续加强对欧美、俄罗斯等重点市场以及日本、香港、东盟等周边国家和地区市场的开拓的同时，切实加大对澳大利亚、南亚、巴西以及中东、非洲等新兴市场的开拓力度，有步骤、有目的地开发市场，改变原有市场过于集中的战略，

以减少对单一市场的过度依赖，避免风险（炬力公司在本案初裁公布之后就表示，由于美国市场占炬力营业收入的比重不到10%，因此对公司营运无重大影响）。同时，要注意扩大内需，实行“两条服走路”的战略。

（二）利用337条款

一是要加强学习，提高对337条款及整个美国贸易法的认识，美国是我国第一大出口市场，在我国对外贸易中占有重要的位置。而我国加入WTO后与美国等主要贸易成员的磨擦频繁发生，贸易纠纷数量的增加和领域的扩展已经成为我国经济的重大问题。

二是合理利用337条款。加强对知识产权保护的意识，要建立自己有效的知识产权保护网，对自己研究开发的技术和产品要积极申请专利包括在美国申请专利。利用337条款申请专利保护，从而保护自己产品的市场份额是美国公司的一种商业策略。其实，“以子之矛攻子之盾”，中国企业也可以这样做。我国出口企业在美国拥有专利，不但可以利用337条款来保护自己的产品，而且也可以用来阻挡其他公司的产品进入美国市场，包括美国海外企业的产品进入美国市场。日本企业已经学会在美国利用337条款打击其他国家的同行，而且正考虑在本国引入与美国337条款类似的制度。

（三）应对337条款

1、建立预警机制。建立预警机制是非常必要的，力求在短时间内做出应对方案。一般来说，跨国公司一般会在前期进行大量的调研活动，在广播、报纸上进行，试探对方的反应，而后采取谈判、发律师函等方式，最后才是诉讼。企业面临专利诉讼问题，有两个原因：一是我们的发展已经影响到了竞争对手的生存空间（例如， SigmaTel占据了全球 70%以上的MP3播放器芯片市场，客户包括创新、三星、戴尔、索尼、东芝、Gateway、富士通等，但是SigmaTe在中国的市场不甚理想，其中珠海炬力在国内的市场占有率就达45%以上）；二是我们已经侵犯了别人的知识产权。这是先兆问题。

2、寻求和解。和解也是企业选择解决问题的一条路径。想要在专利诉讼中最终促成双方的和解，就应该与对方开展谈判时，应当先搞清对方的目的：如果对方的目的在于争夺市场通过专利限制对方的生产规模，企业可以采用专利合作的方式，包括技术的交叉许可和专利互换的方式达成和解；如果对方是为了使用费，就应该把握好谈判的时机。权利人既保护了专利权，又可以收取可观的使用费，从而达到双赢的效果。使用人通过支付使用费不仅免去了“侵权”的恶名，为企业挽回了名誉，又可以继续使用权利人的专利获取自己的利益。但是达成和解是有条件的。一是适当的让步或者优惠条件，如生产工艺调整、优惠的合作条件、支付专利使用费等；二是原告案件胜利的成功率；三是被告是否有和解的砝码（如作为交叉许可的专利、证明原告专利无效的证据等）。

3、立即应诉。千万不要不理睬，也不要指望同样被列为侵权人的其他公司来出面答辩，应当立即联络熟悉此项业务的律师，主动面对挑战。因为337调查程序为被告提供了适当的法律程序来保护其利益。只要被告应诉，原告必须克服一系列障碍才能胜诉。那么，如何应诉呢？

第一，查明原告是否有专利权、专利权是否依然有效、在执行中是否违反相关规定。一是证明原告是否有专利权。在市场中，有时会出现这种情况：由于一些原因，有的企业产品的开发方案已经招标、投标了，已经在公司的宣传册上宣传了，甚至产品已经出售了，但技术方案还未申请专利；二是证明专利无效。任何一个技术方案被授予专利权至少要满足三个条件，即新颖性、创造性及实用性。其中，缺乏新颖性及

创造性是质疑专利权有效性常用的方法。此外，权利要求书没有以说明书为依据、得不到说明书的支持、压缩对方权力要求书的解释范围，也是证明该专利无效的一种方（正是由于炬力的律师在调查中发现

6137279号专利不具备申请专利的条件，应当被撤销，并提出了许多异议。SigmaTel才有可能向ITC申请停止并撤销第6137279号专利的侵权调查。）；三是证明该专利不具有执行性，也是重要的抗辩点。企业可从申请人的专利通过欺诈获得，存在“不公正行为”，申请人获得专利后存在不当使用该专利的行为，违反了反垄断法，以及在专利授权范围以外实施专利等方面入手。

第二，查明涉案专利在美国国内是否有产业，如厂房和设备的显著投资，劳动力和资本的显著利用，实施专利的实质性投资，包括工程设计、研发、技术许可等。

第三，在对方存在有效专利并存在相关产业的情况下，证明自己没有侵犯对方专利。依据专利侵权判断的一般原则，对于发明和实用新型文化，只有在权利要求书中的独立权利要求的全部必要技术特征被覆盖的利用，并且该利用行为具有生产经营目的才构成侵权。如果产品中的技术是通过自己独立研发、反向工程等手段拥有相同技术并不构成侵权。因此，此时被告若举证证明其涉诉技术信息具有完全合法的来源，则法院将认定为不侵权。在司法实践中，完整且有多个相关人员签字的研发记录，或足以证明技术信息来源合法的文件，是典型的有较高证明力的证据

4、提出反诉。如果被告诉提出反诉，该反诉将会迅速移交对同案有管辖权的地区法院审理。相对于ITC行政救济手段的337调查，运用司法救济手更有利于被诉人维护自己的利益。但要注意两点：一是应有侵权的事实，否则不仅达不到促进和解的目的，又浪费自己的时间和金钱。二是不一定限于侵犯专利权，反诉的地点也不限于对方起诉的法院。只要能够打击对方的气势，使对方陷入被动的地位就基本达到自己的目的。三是根据现行337条款规定，要求“反诉不应迟延或影响本节之程序”。在本案中，珠海炬力采取了两方面的举措：一是向ITC提出反诉；二是于去年向深圳中级人民法院起诉了SigmaTel，控告罪名是“用不正当行为控制市场”。

5、寻求行业协会和政府的支持。政府可以通过专利情报分析、专利诉讼谈判研究、专利政策法规研究等，为企业创造运用产业专利的优势环境，建立产业专利预警制度与产业专利情报服务网，提升企业产业专利谈判诉讼与侵权防范分析能力。行业协会可以帮助应诉企业建立合理的费用分摊机制，积极组织协调被调查企业应诉和反诉，在后方为企业提供人力物力和信息上的支持等等。

6、进行上诉。作为一个要长期立足于社会的技术密集型企业，要抗争就得抗争到底。根据规定，对委员会的最终裁定不服的一方，60天之内可以向联邦巡回上诉法院上诉。该法庭同时也受理各地区法庭审理的专利侵权的上诉。

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